Поэтапные схемы машин

Развернуть форму поиска

Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2011 № 2611р

Тематика:  Деятельность ОАО "РЖД"

Об утверждении методических рекомендаций по коммерциализации РИД путем введения их в хозяйственный и гражданский оборот за рубежом

Дата официального опубликования: 05.12.2011

Перейти к содержанию документа   Распоряжение

В целях эффективного распоряжения исключительными правами ОАО "РЖД" и улучшения работы по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных по заказу ОАО "РЖД" в интересах инновационного развития ОАО "РЖД":

1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по коммерциализации РИД путем введения их в хозяйственный и гражданский оборот за рубежом (далее - Методические рекомендации).

2. Начальникам департаментов, управлений, структурных подразделений и филиалов ОАО "РЖД", осуществляющим производственно- хозяйственную деятельность, руководствоваться настоящими Методическими рекомендациями и ознакомить с ней причастных специалистов.

Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.А.Гапанович

Перейти к содержанию документа   Методические рекомендации по коммерциализации РИД путем введения их в хозяйственный и гражданский оборот за рубежом

Утверждены
распоряжением ОАО "РЖД"
от 05.12.2011 N 2611р

Перейти к содержанию документа   1. Основные сокращения и понятия

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации

ДЗО - дочерние или зависимые общества ОАО "РЖД"

НИР - научно-исследовательская работа

РНТД - результат научно-технической деятельности

РИД - результат интеллектуальной деятельности

Роспатент - Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Введение РИД в гражданский оборот - в рамках данных методических рекомендаций под введением РИД в гражданский оборот подразумевается распоряжение правообладателем своим исключительным правом в форме продажи лицензий на использование охраняемого РИД и/или отчуждения исключительных прав на него.

Введение РИД в хозяйственный оборот - в рамках данных методических рекомендаций под введением РИД в хозяйственный оборот подразумевается использование РИД правообладателем в своей производственно-хозяйственной деятельности любым не противоречащим закону способом при изготовлении и применении в производстве изделия, продаже, экспорте, техническом обслуживании (эксплуатации) изделия, применении способа, в котором использовано изобретение, и т.п.

Внедрение РИД - практическое применение охраняемого РИД правообладателем и/или с его согласия третьим лицом любым не противоречащим закону способом.

Коммерциализация РИД - это деятельность по внедрению РИД в производство, в том числе вывод на рынок охраняемого РИД и/или продукта, изделия, произведенного на его основе.

ДЗО - дочерние или зависимые общества ОАО "РЖД".

Договор об отчуждении исключительного права - договор, согласно которому одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на РИД в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Лицензионный договор - договор, согласно которому одна сторона -обладатель исключительного права на РИД (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого РИД в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать РИД только в пределах тех правомочий и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право на использование РИД, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Территория - перечень стран, на территории которых предоставляется право использования охраняемых РИД.

Страны экспорта - перечень стран, на территорию которых лицензиат вправе экспортировать продукцию по лицензии.

Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) - результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Экспорт - вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе.

Техническая документация - комплект конструкторской и технологической документации, необходимой для производства продукции по лицензии или осуществления процесса, в состав которой входят спецификации, чертежи, схемы, рецептура, описания, инструкции, рекомендации и другие материалы, необходимые при использовании типового или специального оборудования. Перечень технической документации указывается в приложении к договору.

Перейти к содержанию документа   2. Общие положения

Патентная стратегия ОАО "РЖД" до 2030 года (далее - Патентная стратегия) предусматривает формирование в ОАО "РЖД" системы создания, коммерциализации и использования интеллектуальной собственности, включающей структурные подразделения и организации ОАО "РЖД".

Данная система должна обеспечить возможность использования созданной в организации интеллектуальной собственности в собственном производстве или иного распоряжения интеллектуальными правами, в том числе их передачи заинтересованным лицам по лицензионным и иным договорам, использования в качестве вклада в уставный капитал других организаций или залога обеспечения обязательств либо иным образом.

При этом изменение величины экономического эффекта, полученного от внедрения созданной в ОАО "РЖД" инновационной продукции и услуг, по отношению к инвестиционным ресурсам и средствам, затраченным на осуществление научно-технической деятельности, и изменение количества лицензионных соглашений и договоров по передаче за рубеж прав на созданную в ОАО "РЖД" инновационную продукцию включены в систему показателей реализации Патентной стратегии.

Настоящие методические рекомендации по коммерциализации РИД путем введения их в хозяйственный и гражданский оборот за рубежом являются частью комплекса нормативных актов ОАО "РЖД", относящихся к системе управления интеллектуальной собственностью. Они содержат предложения и инструкции методологического характера, направленные на разработку и представление обоснований для принятия управленческих решений для целей эффективного хозяйственного использования РИД и введения прав на РИД в гражданский оборот.

Методические рекомендации направлены на установление форм, порядка и условий использования ОАО "РЖД" РИД в собственной хозяйственной деятельности и в гражданском обороте за рубежом.

Настоящие Методические рекомендации призваны решать следующие задачи эффективного использования РИД, созданных с использованием средств ОАО "РЖД":

Установление и регламентирование:

  • оснований для приобретения правовой охраны РИД за рубежом;
  • видов использования охраняемых РИД в хозяйственном и/или гражданском обороте за рубежом;
  • условий (объем передаваемых прав, территория и срок использования, порядок и условия платежа, права, обязательства и ответственность сторон - участниц лицензионного соглашения) передачи прав на использование охраняемых РИД;
  • критериев отбора РИД для зарубежного патентования;
  • критериев выбора стран для зарубежного патентования;
  • оптимальной процедуры патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов для обеспечения защиты экспорта и введения РИД в гражданско-правовой оборот за рубежом.

Перейти к содержанию документа   3. Выбор режима правовой охраны при использовании РИД

Введение РИД в хозяйственный и гражданско-правовой оборот возможно только после оформления прав на использование, применение и распоряжение ими в установленном порядке.

Права на РИД обеспечивают их обладателю, прежде всего, право на использование этих результатов в собственной производственной деятельности для выполнения работ, оказания услуг, а также право распоряжения ими путем предоставления лицензий или отчуждения исключительных прав в полном объеме. Наличие указанных прав является также необходимым условием использования РИД во внешнеторговой деятельности.

Право выбора режима правовой охраны РИД принадлежит обладателю прав на РИД, который может оформить исключительные права путем подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец в соответствии с требованиями законодательства об интеллектуальной собственности (патентная форма охраны) или сохранить результаты работ в качестве конфиденциальных, придав им статус секретов производства (ноу-хау). Охрана в качестве секрета производства (ноу-хау) является беспатентной формой охраны.

Выбор между патентной и беспатентной формой охраны в существенной степени зависит от особенностей и условий использования РИД, финансовых возможностей правообладателя, его технической политики и конкретной маркетинговой ситуации.

При выборе формы правовой охраны необходимо учитывать:

  • способ использования РИД;
  • предполагаемый вид объекта правовой охраны (устройство, способ, художественно-конструкторское решение и т.д.);
  • наличие альтернативных форм охраны РИД;
  • достигаемую защищенность результата;
  • особенности процедуры оформления прав (получение охранного документа и связанная с этим необходимость опубликования сущности разработки, регистрация, оформление охраны в режиме коммерческой тайны);
  • срок действия охраны.

На основе указанных принципов в ОАО "РЖД" разработан регламент беспатентной формы охраны созданных разработок в режиме коммерческой тайны, утвержденный распоряжением от 18.04.2011г. N 818р.

В соответствии с указанным регламентом в виде секретов производства (ноу-хау) в ОАО "РЖД" должны охраняться сведения о технологиях изготовления или сборки, технологиях контроля и управления производственными процессами, рациональном размещении техники и оборудования, профессиональном опыте и иных объектах, имеющих коммерческую ценность, в том числе:

  • конструкторская документация, схемы и чертежи, рабочие материалы;
  • технологическая информация и документация, параметры технологических процессов, технологические карты, списки комплектующих;
  • данные об условиях осуществления различных операций и способов, сведения о материалах, конструкционных и прочностных особенностях;
  • результаты опытов и испытаний;
  • расчеты, методики, технологии, рецептуры, химический состав и формулы;
  • данные о производственных улучшениях, данные об организации производства, данные о финансировании;
  • методы рекламы и маркетинга и т.п.

Согласно регламенту, правовую охрану в качестве секрета производства (ноу-хау) с использованием режима коммерческой тайны рекомендуется применять также для таких объектов, которые при наличии патентной охраны могут быть относительно легко воспроизведены по опубликованному патентному описанию.

Таким образом, правовая охрана в качестве секрета производства (ноу-хау) с использованием режима коммерческой тайны является предпочтительной в следующих случаях:

  • для объектов, использование которых ограничено внутренними потребностями хозяйствующего субъекта (предприятия, компании ОАО "РЖД" в целом) и обусловлено специфическими корпоративными требованиями;
  • для объектов вида: способ, технология, вещество, факт использования которых невозможно проконтролировать;
  • для объектов, которые не предполагается передавать другим лицам ни при каких обстоятельствах.

Что же касается РИД, которые воплощаются в реальные промышленные изделия, в частности, устройства, локомотивы, вагоны, оборудование или технологические линии, предназначенные для экспорта, то для них наиболее эффективной является патентная форма охраны.

Патентная форма защиты для такого вида объектов техники строится на максимально широкой правовой охране, включающей защиту технологии в целом, защиту отдельных конструктивных узлов, внешнего вида, маркировки и т.д. Такой подход позволяет обеспечить надежную защиту производимой и экспортируемой продукции от возможных конкурентов, в том числе зарубежных.

В соответствии с регламентом определение вида правовой охраны созданных результатов интеллектуальной деятельности в форме патентов или в качестве секрета производства (ноу-хау) с использованием режима коммерческой тайны осуществляет руководитель подразделения ОАО "РЖД" или руководитель сторонней организации, выполняющей работы по заказу ОАО "РЖД" по договору.

Перейти к содержанию документа   4. Основания для приобретения патентной охраны РИД за рубежом

В случае выбора для разработки патентной формы охраны дальнейшие действия по введению РИД в хозяйственный и гражданско-правовой оборот за рубежом осуществляется через зарубежное патентование, заключающееся в получении патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в иностранном государстве.

С точки зрения сферы деятельности компании, необходимость в зарубежном патентовании возникает при осуществлении международного научно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности ОАО "РЖД" в форме экспортных поставок своих товаров и услуг типа инжиниринг и консалтинг, участия ОАО "РЖД" в качестве обладателя прав на РИД в международной торговле лицензиями, при создании совместных предприятий с иностранными инвесторами.

Кроме того, зарубежное патентование может использоваться как один из способов конкурентной борьбы в форме патентного блокирования действий фирм-конкурентов на рынке товаров и услуг.

Необходимость получения правовой охраны в иностранных государствах путем зарубежного патентования обусловлена тем, что исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы имеют территориальный характер действия. Данный принцип закреплен основополагающим документом в сфере интеллектуальной собственности - Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, участницей которого является и Российская Федерация. Согласно принципу территориальности, исключительное право на изобретение, запатентованное в России, защищает патентообладателя только на территории России, а использование такого изобретения в другом государстве не будет считаться нарушением его прав.

Зарубежное патентование позволяет сохранить за патентообладателем преимущества перед иностранными организациями и фирмами-конкурентами, действующими в данной стране. Эти преимущества заключаются в следующем:

  • на время действия охранного документа патентообладатель становится монополистом в использовании защищенного объекта интеллектуальной собственности в пределах объема прав, предоставляемых ему законодательством страны патентования;
  • изобретения, полезные модели, промышленные образцы, использованные в экспортируемых товарах (машины, оборудование, приборы, технологии и т.д.), повышают конкурентоспособность и спрос на них, что дает возможность продавать их по более высоким ценам, выбирать страны с наиболее выгодной валютой, а иногда и просто удерживать свои позиции на рынке, не уступая место конкурентам;
  • нарушение прав патентообладателя влечет за собой ответственность юридического лица (предприятия, организации, фирмы), нарушившего патент, включая применение к нему санкций, предусмотренных законодательством страны (в частности, в виде денежной компенсации ущерба, нанесенного правонарушителем, ареста, а затем конфискации или ликвидации ввезенных товаров, если будет установлено наличие в них объектов интеллектуальной собственности, на которые патентообладателю в этой стране выданы охранные документы).

Вместе с тем зарубежное патентование неизбежно связано с затратами энергии, времени и немалых финансовых средств на оплату патентных пошлин и услуг патентных поверенных. Поэтому решение о приобретении в иностранном государстве охранного документа на изобретение, полезную модель должно основываться на всестороннем анализе конкретной ситуации и определении целесообразности указанных затрат. Соответствующие рекомендации содержатся в разделах настоящих методических рекомендации.

Перейти к содержанию документа   5. Виды использования РИД во внешнеторговой деятельности

Отношения в области внешнеэкономической деятельности и в сфере вывоза товаров, работ, услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности регулируются федеральным законом "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" от 08.12.2003 г. за N 164-ФЗ.

Законом предусмотрены запреты и ограничения внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью. Запреты и ограничения предусмотрены в целях участия Российской Федерации в международных санкциях, поддержания равновесия платежного баланса, в связи с мерами валютного регулирования или в качестве ответных мер в отношении иностранных государств.

Закон обеспечивает государственное регулирование в области внешней торговли интеллектуальной собственностью. При этом, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами могут вводиться меры, затрагивающие внешнюю торговлю интеллектуальной собственностью, если эти меры необходимы для соблюдения общественной морали или правопорядка, охраны жизни или здоровья граждан, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, выполнения международных обязательств Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности государства и в других предусмотренных данным законом случаях.

Вместе с тем какой-либо системы государственного регулирования технологий гражданского назначения законом не установлено.

Согласно закону, внешнеторговая деятельность - это деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. Внешняя торговля интеллектуальной собственностью определена в законе как передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на использование объектов интеллектуальной собственности российским лицом иностранному лицу либо иностранным лицом российскому лицу.

Под экспортом товара закон понимает вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе.

В процессе введения РИД в хозяйственный оборот важное значение имеет юридическая законность такого действия, то есть недопущение нарушения исключительных прав третьих лиц.

При введении РИД в хозяйственный оборот за рубежом необходимо обеспечить юридическую законность таких действий (патентную чистоту) как в стране происхождения - Российской Федерации, так и в странах экспорта товаров, работ и услуг.

Применительно к экспорту товаров, изготовленных на территории Российской Федерации, в качестве видов использования РИД на территории иностранного государства могут рассматриваться следующие:

  • ввоз продукта, произведенного на основе РИД, под которым понимается перемещение этого продукта через таможенную границу иностранного государства или границу Таможенного союза иностранных государств. При этом, действие по ввозу считается совершенным с момента фактического пересечения этим продуктом границы;
  • применение продукта, изделия изготовленных на основе РИД, т.е. реализация их функционального назначения, например, эксплуатация;
  • предложение к продаже, которое представляет собой рекламу продукта, произведенного на основе РИД, и выражается в публичной демонстрации продукта в торговых залах, витринах, в рекламных изданиях, проспектах, каталогах, прейскурантах и т.п.;
  • хранение продукта, произведенного на основе РИД, с целью введения его в оборот;
  • продажа, то есть коммерческая деятельность по реализации продукта, изделия, изготовленных на основе РИД.

В качестве формы использования РИД будут рассматриваться также указанные выше действия, совершенные в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. При этом, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии доказательств обратного.

Следует также указать, что, согласно общепринятому в мире подходу, продукт признается изготовленным с использованием охраняемого РИД, если в нем использован каждый признак изобретения (полезной модели), включенный в независимый пункт формулы. При этом, под эквивалентными принято понимать признаки, позволяющие получить от их использования одинаковый результат принципиально одинаковым путем.

Любое из вышеуказанных действий, осуществленное без согласия правообладателя, будет расцениваться как нарушение его исключительных прав. Эти обстоятельства являются важными при подготовке к экспорту товаров, в части оценки степени риска, связанного с возможным нарушением патентов.

Перейти к содержанию документа   6. Виды использования РИД в гражданско-правовом обороте

Использованием РИД в гражданско-правовом обороте является предоставление лицензий на использование охраняемого РИД или отчуждение в полном объеме исключительного права на него.

Лицензия на использование РИД может быть предоставлена правообладателем - лицензиаром пользователю - лицензиату в виде простой (неисключительной) или исключительной лицензии. При этом, лицензиат может использовать РИД только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором.

Право использования РИД, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

При предоставлении простой (неисключительной) лицензии лицензиар сохраняет за собой право выдачи лицензий третьим лицам.

В случае предоставления исключительной лицензии, лицензиар лишается права выдачи лицензий другим лицам.

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

При отчуждении исключительного права правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на РИД в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Использование РИД в гражданско-правовом обороте может осуществляться также в форме передачи в уставный капитал других организаций, оплаты акций (доли участия) совместных предприятий, в том числе при участии иностранного инвестора.

Перейти к содержанию документа   7. Предлицензионные договоры

В лицензионной международной практике используются различные виды предлицензионных договоров, особенности ряда из них (договор о намерениях, договор о конфиденциальности, опционный договор) изложены ниже.

Перейти к содержанию документа   7.1. Договор о намерениях

Начиная сотрудничество, партнеры обычно подписывают договор о намерениях. В момент его заключения важно знать реальные и окончательные намерения партнера. Не налагая конкретных обязательств, договор фиксирует намерения сторон и содержит план дальнейших переговоров. Когда стороны не готовы принимать на себя конкретные обязательства, договор оказывается документом, в котором могут быть зафиксированы начинающиеся взаимоотношения сторон.

Подготовка договора о намерениях позволяет получить информацию о партнере. В преамбуле договора указываются стороны; для юридических лиц - полное официальное наименование, юридический адрес, почтовые, банковские, регистрационные реквизиты. Определение в преамбуле целей и возможностей сторон может оказаться важным и при возникновении конфликта между ними, когда действительная общая воля сторон будет выясняться с учетом их целей (ст. 431 ГК РФ).

Последствия недостаточного учета особенностей договора о намерениях можно рассмотреть на примере. Немецкая компания направила письмо о намерениях своему потенциальному партнеру, где говорилось, что в течение ближайших лет она не планирует закрывать завод. Но уже через шесть месяцев компания начала рассматривать вопрос о свертывании производства. Это означало, что письмо о намерениях не отражало истинных намерений. Поэтому необходимо обращать внимание на четкость и определенность формулировок. В каждой стране есть свое понимание отдельных терминов: в США обычно используют понятие "торговые секреты" для обозначения того, что в Европе называют ноу-хау. Необходимо, чтобы партнеры адекватно трактовали используемые в договоре и переписке термины, понятия и определения.

Важно также то, кем, на каком уровне подписывается соглашение, когда ведутся переговоры о намерениях. Должно настораживать, если договор о намерениях подписан лицом, не уполномоченным принимать ответственные решения.

Перейти к содержанию документа   7.2. Договор о конфиденциальности

Имеются два основных типа соглашений о конфиденциальности: одностороннего и двустороннего действия. В одностороннем соглашении только для получателя технологии устанавливаются определенные правила, в то время как передающая сторона не имеет каких-либо ограничений. Получателю необходимо более точно формулировать значение терминов, определений, понятий, включенных в соглашение. В соглашении двустороннего действия обе стороны, подписывающие договор, будут действовать по единым правилам.

Важно правильно сформулировать в договоре объем передаваемых сведений и наименование объекта, сведения о котором рассматриваются как конфиденциальные: результаты научно-исследовательской разработки, опытные образцы или образцы, находящиеся в серийном производстве, - и чем точнее и полнее, тем лучше. Это связано с обязательствами по обеспечению гарантий соответствия характеристик и показателей, заявленных передающей стороной. Когда в дальнейшем предвидится соглашение о передаче на испытания образцов материалов, машин или приборов, договор содержит обязательство стороны, проводящей испытания, предоставить передающей стороне результаты испытаний.

Требования конфиденциальности учитываются и при согласовании условий испытаний: если детали, продукция, производимая по предполагаемой лицензии, отправляются на испытания, могут применяться правила конфиденциальности, ограничивающие дальнейшее использование переданных или полученных в результате испытаний знаний.

Договор содержит условия о рассмотрении споров: стороны могут выбрать законодательство страны, которое будет применяться для толкования договора, указать место рассмотрения этих споров.

Договор о конфиденциальности должен возлагать на получающую информацию сторону обязанность по принятию мер, включающих в себя:

  • ограничение доступа к полученной информации, составляющей коммерческую тайну стороны, передающей информацию, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
  • учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну стороны передающей информацию;
  • регулирование отношений по использованию полученной информации, составляющей коммерческую тайну передающей стороны работниками, получающей информацию стороны на основании трудовых контрактов.

При этом передаваемая на материальных носителях информация, должна иметь гриф "Коммерческая тайна".

Рекомендуется включать в договор о конфиденциальности запись об отсутствии прав у получателя информации на ее использование, помимо целей, предусмотренных договором.

Важным является указание даты истечения срока охраны конфиденциальности сведений; иногда договором устанавливается, что обязательства о сохранении конфиденциальности сохраняются после истечения оговоренного срока. Вместе с тем нельзя требовать от партнера соблюдать жесткие ограничения в работе с полученной информацией, когда она станет доступной третьим лицам. В договор включают положение о прекращении обязательств по сохранению конфиденциальности сведений в отношении информации, разглашенной ее первоначальным владельцем.

Договором должна быть определена обязанность стороны получающей информацию по возмещению убытков при разглашении ей информации, составляющей коммерческую тайну вопреки договору.

Стандартное соглашение заключается на три - пять лет с момента его подписания. При производстве простой продукции практикуются сроки от одного года до трех лет.

В процессе переговоров может возникнуть вопрос об ознакомлении с объектом лицензии непосредственно на предприятии, в результате чего ноу-хау может потерять свою цену. Как утверждают, например, немецкие специалисты, необходим компромисс, т.е. взимание платы за ознакомительный визит, а соглашение о конфиденциальности должно иметь свою цену.

Конфиденциальность является основой соглашения о практическом ознакомлении или об ознакомительном визите, когда компания предлагает к продаже по лицензии технологию или установку. При заключении соглашения получающая сторона хотела бы посмотреть, как именно работает оборудование; знакомясь с производством, технологией, лицензиат получает определенную информацию, т.е. раскрываются все или многие секреты. Тогда они перестают быть ноу-хау и конфиденциальными сведениями. У передающей стороны возникает вопрос: допустить ли посещение и как защищать свою интеллектуальную собственность? Наилучшей защитой является получение потенциальным лицензиаром определенной суммы за ознакомление в сочетании с договором о сохранении конфиденциальности сведений. Соглашение подписывается при намерении создать совместное производство, при продаже бизнеса или его части. Договор о конфиденциальности иногда предусматривает передачу информации, в том числе заключенной в образцах продукции, приборах, базе данных, программе для ЭВМ на определенный срок. Предусматривается либо возврат всех носителей информации первоначальному обладателю, либо их уничтожение, если возврат экономически не оправдан. Такие условия могут быть изложены и в специальном договоре, именуемым опционным.

Перейти к содержанию документа   7.3. Опционный договор

Иногда требуется испытание опытного или мелкосерийного образца в производственных условиях покупателя, что требует заключения опционного договора.

Опцион как юридическое понятие означает право покупки, продажи, аренды, заключения контракта, совершения иных подобных действий в течение определенного срока на определенных (фиксированных) условиях или первоочередное право. При продаже интеллектуальной собственности коммерческая ценность изобретения и даже сама возможность его коммерческой реализации определяется в период действия опционного договора.

В гражданском законодательстве России опционный договор называется предварительным договором (ст. 429 ГК РФ), по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Последний должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Отсутствие указания срока означает обязанность сторон заключить основной договор в течение года с момента подписания предварительного соглашения. Если одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, другая вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор и о возмещении причиненных убытков (п. 4 ст. 445 ГК РФ). Если в период действия предварительного договора не будет заключен основной договор или если хотя бы одна из сторон не направит партнеру предложение заключить таковой, обязательства, предусмотренные предварительным договором, считаются прекращенными.

Опционный договор предполагает осуществление выплат в виде разового платежа за передачу на испытание технологии в виде технической документации, опытного образца и т.п. При этом оговаривается, что такая передача не означает право использовать технологию каким-либо образом помимо испытаний. Договор включает обязательство принимающей стороны сохранять полученную информацию в тайне, обязательство передающей стороны в течение срока действия опциона не продавать технологию третьим лицам и, в первую очередь, предложить ее партнеру по соглашению.

Свобода сторон при заключении договоров ограничивается добровольно принятым обязательством (п. 1 ст. 421 ГК РФ). Условия опциона должны формулироваться особенно тщательно, ведь они могут предрешить дальнейшие обязательства сторон. Чтобы опционный договор не оказался обузой для передающей стороны, в нем оговаривают действия в случае получения более выгодных предложений от третьих лиц; подобная ситуация может иметь место, когда выявляется особая коммерческая ценность технологии, которая не предполагалась при заключении опциона. Если возмездный опционный договор заканчивается таким образом, обычно предусматривается возвращение полученного платежа.

Перейти к содержанию документа   8. Особенности заключения международных контрактов в сфере создания и использования РИД

Договорные отношения, возникающие при создании и использовании объектов интеллектуальной собственности российскими юридическими лицами совместно с иностранными партнерами, имеют сложную правовую природу, обусловленную спецификой и особенностями научно-технической деятельности и международного сотрудничества.

Международный обмен технологиями в товарной форме известен с начала XX в., но активное формирование мирового рынка технологий началось во второй половине 1950-х-1960-е гг., так как к этому времени объем международных коммерческих операций с технологиями превзошел масштабы национального обмена. По данным Международного валютного фонда (МВФ), занимающегося учетом платежей и поступлений по лицензионным договорам, число стран, участвовавших в этом обмене, с 1960 по 1985 г. (за 25 лет) возросло более чем в три раза (с 22 до 71), в два раза расширился национальный состав продавцов (с 18 до 37) и в 1,5 раза -покупателей (с 49 до 71 страны).

Международное научно-техническое сотрудничество (НТС) представляет особые формы внешнеторговых операций, а его основой являются прямые связи предприятий и межправительственные соглашения, отношения сторон в которых конкретизируются в сделках, совершаемых непосредственными участниками путем заключения договоров, соглашений и контрактов.

В контрактах, оформляющих международное научно-техническое сотрудничество, используются разнообразные термины, характеризующие намерения сторон: "экономическое сотрудничество", "торгово-экономическое сотрудничество", "производственное сотрудничество", "производственно-техническое сотрудничество", "специализация и кооперирование", "промышленная кооперация", "научное сотрудничество", "научно-техническое сотрудничество", "научно-техническое и промышленное сотрудничество", "соглашение о разделе продукции" и пр. Эта обширная терминология призвана отражать разные намерения участников сотрудничества и цели, которые они перед собой ставят.

В мировой практике принято относить международное научно-техническое сотрудничество к категории международного экономического сотрудничества, а сфера научно-технического сотрудничества в отличие от промышленного, которое также относится к категории международного экономического сотрудничества, предполагает заключение договоров о совместных разработках без их промышленного освоения.

В законодательстве государств и в международных документах не содержится определение НТС. В ГК РФ нет понятия НТС, а имеется более узкое понятие - договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

В соответствии со ст. 769 части второй ГК РФ по договору на выполнение НИР исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования. Условия договоров на выполнение НИР должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах на интеллектуальную собственность.

В российской доктрине в отношении сферы НТС дается следующее определение: под международным научно-техническим сотрудничеством понимается совместная разработка научно-технических проблем, взаимный обмен научно-техническими достижениями, производственным опытом и подготовка квалифицированных кадров.

НТС может быть совместным, когда каждая из сторон вносит свою долю участия в общие работы, или заказным, когда покупается достигнутый одной из сторон результат научно-технических изысканий.

Основной характерной чертой современного НТС является его комплексный характер. Углубляется комплексный обмен непосредственно в сфере научно-технических связей, т.е. становятся более взаимосвязанными отдельные формы купли-продажи результатов научно-технических исследований. Чаще продаются и покупаются не только лицензии на использование патентных прав, но и в совокупности с ними инженерно-консультационные услуги, производственно-технический и управленческий опыт, услуги по аренде научного оборудования.

Наиболее часто используются три вида НТС:

  • совместное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОТСР), которые могут закончиться получением охранных документов на охраноспособные результаты научной деятельности;
  • совместное проведение научных исследований прикладного характера - более узкая, чем НИОКР, область сотрудничества с целью совершенствования или создания каких-либо новшеств;
  • обмен научно-техническими достижениями, охватывающий:
    • обмен научно-техническими достижениями и исследованиями, позволяющий партнерам сократить расходы на исследования и определить научно-технический уровень их предприятий;
    • обмен правами на РИД в целях использования научных достижений контрагента и сокращения собственных средств на свои разработки;
    • обмен научно-техническими достижениями, осуществляемый в следующих формах: организация и участие ученых и специалистов в работе международных конференций, семинаров и симпозиумов, обмен учеными и специалистами для прохождения стажировки на предприятиях партнеров по соответствующему профилю науки и производства и т.д.

Международная коммерческая и правовая практика выработала следующие формы НТС:

1. Генеральное соглашение - заключается между крупными фирмами со значительным научно-техническим потенциалом и финансовыми возможностями, обеспечивающими научно-техническое сотрудничество. В нем определяются основы и утверждается программа сотрудничества. Генеральное соглашение заключается на пять - десять иногда и более лет.

2. Договор на исполнение научно-технических исследований - гражданско-правовой договор подрядного типа.

3. Договор купли-продажи - оформляется при продаже-приобретении сторонами продукции НТС.

4. Лицензионные договор и соглашение - заключаются на временное использование сторонами передаваемых по договору прав на некоторые виды РИД: патентные права, права на использование ноу-хау, средств индивидуализации.

5. Договор на оказание услуг (техпомощь, консультации, обучение и др.).

6. Совместная деятельность - осуществляется в формах создания совместного предприятия, научно-исследовательских центров и лабораторий, международного консорциума.

Целью консорциума является объединение капиталов его участников для создания и эксплуатации крупного промышленного объекта, например локомотивов и вагонов новых типов. Консорциум не является юридическим лицом, а представляет собой договорное объединение. В российском гражданском праве консорциум соответствует договору простого товарищества (гл. 55 ГК РФ). Консорциум создается в случае, когда для создания объекта требуется объединение на долгосрочной основе крупных инвестиций в форме машин и оборудования, финансирования, технологий и т.п. Отношения участников консорциума регулируются договором, содержащим условия о размерах и видах участия, об ответственности, о распределении прибылей и убытков.

7. Смешанные договоры - используются для оформления отношений сторон, регулируемых различными гражданско-правовыми договорами: купли-продажи (или бартера), подряда, лизинга, об оказании услуг, обмене специалистами и др.

Основные условия договоров о НТС приводятся в ряде международных документов, к которым относятся Руководство по составлению международных договоров о промышленном сотрудничестве (документ ECE/TRADE/124. Нью-Йорк: Публикация ООН, 1976) и Руководство по составлению договоров на сооружение промышленных объектов (документ ECE/TRADE/117. Нью-Йорк: Публикация ООН, 1973).

Договор о НТС должен, как правило, содержать следующие положения:

  • о взаимном информировании сторон о ходе выполнения договора;
  • о результатах интеллектуальной деятельности;
  • об обеспечении конфиденциальности;
  • об ответственности сторон (определяются размеры штрафов за нарушение сторонами своих обязательств);
  • о разрешении споров (предусматривается арбитражный порядок разрешения споров и определяется арбитражный орган, который будет разрешать споры сторон);
  • о применимом праве (при определении применимого права у сторон могут возникнуть трудности из-за многообразия их отношений по договору; если сторонам не удалось договориться о применимом праве для включения его в договор, то этот вопрос будет решать арбитражный суд, руководствуясь коллизионными нормами, которые он сочтет применимыми);
  • о порядке вступления договора в силу, его продления и внесения в договор изменений и дополнений по обоюдному согласию сторон.

Наиболее распространенным видом сделок является заключение международного контракта.

Процесс оформления контракта включает несколько этапов. Он начинается с подготовки контракта, т.е. с направления коммерческого предложения (оферты), предлагающего другой стороне вступить в юридически обязывающий договор (контракт). Обычно оферта направляется конкретно стороне, но может быть совершена и как публичное объявление в средствах массовой информации.

В общих чертах коммерческое предложение должно содержать:

  • точное полное и сокращенное наименования продавца;
  • его товарный или фирменный знак, если таковые имеются;
  • предмет сделки;
  • краткую, но достаточную характеристику предмета сделки;
  • предлагаемый объем поставок в рамках соглашения;
  • условия поставки;
  • сроки окончания работ по соглашению;
  • порядок расчетов;
  • реквизиты продавца.

Из результатов изучения или рассмотрения коммерческого предложения могут следовать предложения к деловым переговорам, а при положительном их исходе они могут завершиться заключением контракта. В ряде случаев по результатам переговоров сторон по предмету предполагаемого контракта или соглашения и его условий может быть составлен протокол о намерениях, в котором стороны выражают свои намерения вступить в контрактные отношения и принимают конкретные подготовительные обязательства на определенный срок. Протокол о намерениях позволяет получить определенную информацию о партнере. Более углубленная и расширенная форма протокола о намерениях - предварительный договор (ст. 429 ГК РФ), в котором стороны формулируют основные принципы и условия предстоящего соглашения и берут обязательства по дополнительному оформлению документации, получению кредитов, поиску подрядчиков.

Такой договор считается заключенным при согласии сторон по всем существенным условиям.

В договоре о создании и передаче технологии, осуществляемых в рамках международного НТС, должны указываться основные положения, стандартные для любого гражданско-правового договора: обязанности сторон, предмет соглашения, санкции за нарушения условий договора, условия форс-мажора, порядок разрешения спора, порядок оплаты.

Договор о создании и (или) передаче технологии должен содержать и ряд специфических пунктов. Чаще всего в качестве примера приводят содержание лицензионного договора о передаче определенного объема прав на использование технологии, так как пункты лицензионного договора могут входить в качестве составной части в иные договоры (договоры подряда, простого товарищества, купли-продажи, учредительный, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ).

К специфическим условиям таких договоров относятся:

  • распределение прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, в том числе на деловую конфиденциальную информацию, гарантии того, что предмет соглашения соответствует количеству, качеству, описанию, упаковке и другим признакам, указанным в соглашении;
  • гарантии того, что передаваемые технология и оборудование при соблюдении прилагаемых инструкций, руководств и технологических карт пригодны для выполнения видов деятельности, оговоренных в договоре;
  • гарантии патентной чистоты и свободы от притязаний третьих лиц;
  • технические параметры, которые продавец технологии гарантирует при соблюдении определенных условий сборки, установки, наладки, пуска и эксплуатации оборудования, а также перечень этих условий и способы определения технических параметров;
  • гарантии покупателя соблюдать определенный уровень качества производимой по технологии продукции; данное требование ужесточается, когда по договору передаются права на использование товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров (в этом случае отход от оговоренных в договоре стандартов производимой продукции может нанести ущерб репутации продавца);
  • гарантии покупателя соблюдать конфиденциальность при использовании всей информации, имеющей как патентную, так и беспатентную формы охраны.

При приобретении технологии покупатель должен знать, что он вправе запрашивать любую необходимую для проработки договора информацию о технологии.

При международном научно-техническом сотрудничестве покупатель обязан своевременно информировать продавца (и знать сам) об изменениях в законодательстве, действующем на территории страны - реципиента в сфере передачи технологий, в том числе об изменениях в законодательстве об охране и защите интеллектуальной собственности (нормах и стандартах, в том числе экологических, порядке прохождения сертификации).

В договорах о передаче технологии целесообразно резервировать:

  • полный комплект поставок техники, технологии, сопутствующей документации и услуг (типа поставок "под ключ");
  • обеспечение подготовки персонала, поставок запасных частей ремонта, производственного и послепродажного обслуживания, другой технической помощи на весь срок соглашения;
  • обязательство продавца передавать всю информацию о доработке, совершенствовании передаваемой технологии.

Включение последних условий в соглашение о передаче технологии удорожает ее, но приносит соответствующую прибыль покупателю технологии.

При составлении договоров о передаче технологий необходимо четко отслеживать соответствие пунктов договора действующему законодательству. Их несоответствие требованиям закона может привести к недействительности договора (ст. 168 ГК РФ).

Так, к условиям, не соответствующим нормам патентного законодательства (часть четвертая ГК РФ), следует, в частности, отнести:

  • полное или частичное совпадение объема передаваемых по договору прав с переданным другому лицу в соответствии с ранее зарегистрированным договором;
  • предоставление исключительной лицензии по патенту, в отношении которого подано заявление об открытой лицензии;
  • предоставление лицензиату неисключительной лицензии, права заявлять иски к нарушителям патента, а также уступать третьим лицам патент, принадлежащий лицензиару.

Норме ГК РФ противоречит установление момента заключения договора, т.е. начала его действия, вне зависимости от даты его регистрации, а также предоставление по сублицензионному договору прав за пределами переданных по основному лицензионному договору.

В договоре должны быть определены пределы использования объекта интеллектуальной собственности лицензиатом.

В ходе НТС могут заключаться дополнительные договоры, позволяющие уточнить детали, результаты, получаемые в процессе сотрудничества, на разные сроки действия. При исполнении договора в случае нарушения имущественных прав и законных интересов потерпевшая сторона вправе предъявить контрагенту претензию, а последний в течение определенного срока обязан дать ответ на нее. В претензии должны быть указаны следующие обязательные вопросы:

  • обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии;
  • доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства;
  • ссылка на нормативные акты;
  • требования заявителя, сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
  • перечень прилагаемых к претензии документов и другие доказательства, если таковые имеются.

Претензия подписывается уполномоченным лицом предприятия, скрепляется печатью и отправляется почтой или передается соответствующим техническим каналом связи либо вручается курьером под роспись.

Сторона, получившая претензию, обязана удовлетворить обоснованные требования заявителя и в письменной форме уведомить его о результатах рассмотрения претензии. В случае необоснованной претензии сторона, рассматривающая претензию, подготавливает мотивированное письмо об отклонении претензии.

Стороны должны стремиться к мировому разрешению споров, но при недостижении мирового соглашения они вправе обращаться в арбитраж или суд. В договоре должен быть установлен порядок разрешения споров, возникающих между сторонами. В большинстве договоров предусматривается разрешение споров в третейском суде или арбитраже с учетом действующих многосторонних конвенций по вопросам арбитража - Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. и Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.

Участие в международном научно-техническом обмене требует от сторон особенно тщательной проработки договоров, так как только сбалансированный договор, отражающий правовые вопросы взаимоотношений участников международного НТС, позволит сторонам избежать ошибок при выходе на технологические рынки.

Основные положения, связанные с составлением и регистрацией лицензионного договора и договора об отчуждении исключительных прав на РИД, приведены в последующих разделах настоящих методических рекомендаций.

Перейти к содержанию документа   9. Составление лицензионного договора на использование РИД

Основной формой коммерциализации РИД при введении их в гражданско-правовой оборот за рубежом является продажа лицензии на использование или отчуждение в полном объеме исключительных прав на РИД.

Условия международных лицензионных договоров не регулируются какими-либо международными нормами, но существуют определенные международные традиции, на которые ориентируются стороны.

При составлении международных лицензионных соглашений учитываются национальные патентные законы, если передаваемые РИД защищены патентами, поскольку наличие исключительного права на РИД предполагает, что любое использование РИД может осуществляться только с согласия патентообладателя.

Изделия и продукты, полученные с использованием прав, предоставленных по лицензии, как правило, не могут быть реэкспортированы без согласия лицензиара. Их применение разрешено только на указанной в договоре территории и в течение установленного срока. Международные лицензионные договоры отличаются широкой вариацией условий, при этом условия могут существенно отличаться друг от друга, вплоть до их противоположности.

Классификация лицензионных договоров в зависимости от условий предоставления использования, объему предоставленных прав, режима правовой охраны, характеру использования объекта лицензии, степени промышленной освоенности объекта лицензии приведена в Таблице 1 (Приложение 1) к настоящим рекомендациям. Стадии подготовки лицензионного соглашения приведены в Таблице 2 (Приложение 2 к настоящим рекомендациям).

Простая лицензия применяется при неуверенности лицензиара в производственном потенциале лицензиата и его способности самостоятельно насытить рынок.

Кроме того, простая лицензия используется применительно к товарам с ограниченным жизненным циклом, например, модели одежды и при отсутствии ноу-хау в продукте (изделии).

Исключительная лицензия предполагает предоставление лицензиату исключительного права на производство и сбыт товара на определенной территории и является элементом механизма передела международных рынков и сфер влияния. Наибольшее число международных лицензионных договоров являются исключительными. До 25% мирового производства осуществляются лицензиатами по лицензионным договорам.

Лицензионный договор о предоставлении права использования РИД заключается в письменной форме.

Сторонами лицензионного договора выступают лицензиар правообладатель (согласно охранному документу), с одной стороны, и лицензиат - пользователь исключительных прав, с другой.

Предметом заключаемого лицензионного договора могут быть исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау), товарные знаки (знаки обслуживания), программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем.

Не могут быть предметом лицензионного договора:

  • права на использование РИД, не известные на момент заключения договора;
  • права на использование РИД, у которых истек юридический срок действия исключительных прав.

Лицензионные договоры могут содержать расположенные в определенной последовательности следующие разделы:

  • преамбула;
  • определение терминов;
  • предмет договора;
  • техническая документация;
  • усовершенствования и улучшения;
  • техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии;
  • обязательства и ответственность;
  • платежи;
  • сборы и налоги;
  • информация и отчетность;
  • конфиденциальность;
  • защита передаваемых прав;
  • реклама;
  • разрешение споров;
  • срок действия и условия расторжения;
  • последствия прекращения действия договора;
  • форс-мажорные обстоятельства;
  • прочие условия.

приложения:

  • перечень охранных документов (или патентных заявок);
  • перечень передаваемой технической документации:
  • перечень специального оборудования;
  • гарантированные технико-экономические показатели лицензионной продукции;
  • перечень покупных узлов, материалов, комплектующих и т.п.;
  • условия оказания технической помощи.

В каждом конкретном случае при определении содержания лицензионного договора необходимо учитывать, что сторонам часто приходится осуществлять передачу значительных объемов информации или детализировать отдельные технические, правовые, коммерческие и производственные условия намечаемой сделки, оговаривать в ней передачу дополнительных сведений и гарантии лицензиара.

Включение таких данных в структуру лицензионного договора сделало бы его весьма громоздким и затруднило бы толкование его положений. Чтобы избежать этого, значительный объем передаваемой информации выносится в приложения, составляющие неотъемлемую часть лицензионного договора.

В текст лицензионного договора могут быть включены и другие разделы.

Текст лицензионного договора начинается с преамбулы, в которой дается полное наименование и местонахождение лицензиара и лицензиата.

Далее необходимо четко определить сам результат интеллектуальной деятельности, на который передаются права использования, и цель заключения лицензионного соглашения; указать, что лицензиар является владельцем технологии - предмета лицензии (патентов, заявок на выдачу патента, ноу-хау, авторских прав, товарных знаков), имеет право на предоставление лицензии и ранее не предоставлял лицензии, приводящей к столкновению прав.

При представлении лицензиата рекомендуется указывать, почему лицензиат желает получить права на данную технологию. Для подтверждения добросовестного характера намерений лицензиата можно сослаться на патенты, заявки на выдачу патентов, ноу-хау, авторские права, которыми владеет лицензиат в области лицензируемой технологии.

Весьма желательно, чтобы РИД был защищен патентами, причем не только в России, но, как минимум, и в стране покупателя, а также и на территориях, где будет осуществляться использование лицензиатом предоставленных прав, в том числе по реализации лицензируемой продукции.

Лицензионное соглашение должно четко определять, на какие патенты предоставляются права. Обычно такой перечень включает патенты, заявки на выдачу патентов и разделы, которые относятся к лицензируемой технологии. Если лицензионное соглашение в качестве территории рассматривает несколько стран, тогда в перечень необходимо включать иностранные патенты-аналоги и заявки в каждой стране. Если в соглашении упоминается несколько патентов (заявок на патент), они обычно приводятся в прилагаемом списке, в котором указываются конкретные детали о каждом из них. Необходимо указывать признаки, идентифицирующие патентообладателя, регистрационный номер патента (заявки), название изобретения, а также страну, в которой патент выдан, дату регистрации и дату истечения срока действия патентной охраны.

Если помимо прав на использование патентов лицензиат приобретает также и технологию, охраняемую как "ноу-хау", то технология, входящая в ноу-хау, должна быть описана в общем виде, но с достаточной степенью конкретности, чтобы избежать неоднозначного толкования.

Раздел "Определения" содержит толкования понятий и терминов, используемых в тексте лицензионного договора. Это позволяет заранее согласовать и четко сформулировать используемые в тексте основные понятия и термины и не допустить их различного толкования в процессе реализации договора, а также избежать многократного изложения этих понятий в тексте договора и тем самым значительно сократить его объем.

Некоторые основные термины, наиболее часто используемые в лицензионных договорах:

Продукция по лицензии - продукция, которая будет производиться лицензиатом на основе РИД и технической документации, полученной от лицензиара.

Процесс - технологический процесс, применяемый лицензиаром при производстве, испытании, контроле качества и ремонте продукции по лицензии. Характеристики процесса приводятся в отдельном приложении к договору.

Техническая документация - комплект конструкторской и технологической документации, необходимой для производства продукции по лицензии или осуществления процесса, в состав которой входят спецификации, чертежи, схемы, рецептура, описания, инструкции и другие материалы, необходимые для использования типового или специального оборудования. Перечень технической документации указывается в приложении к договору.

Специальное оборудование - оборудование, необходимое для изготовления продукции по лицензии.

Специальная продукция - продукция, дополнительно разработанная лицензиатом с использованием решений, охраняемых патентами.

Территория - перечень стран (административно-территориального региона), на территории которых предоставляется право на использование РИД.

Зона экспорта - перечень стран, на территорию которых лицензиат вправе экспортировать продукцию по лицензии.

Начало производства - дата изготовления согласованного количества первых образцов продукции по лицензии с технико-экономическими характеристиками, достижение которых гарантирует лицензиар. Начало производства обычно подтверждается актом, подписанным лицензиаром и лицензиатом по результатам выпуска первой серийной партии продукции по лицензии. Подписание такого акта может предусматривать выплату лицензиару определенной суммы лицензионного вознаграждения.

Патенты - полученные лицензиаром патенты, а также поданные заявки на выдачу патентов в уполномоченные органы соответствующих стран.

Продажная цена - фактическая цена, по которой лицензиат осуществляет продажу продукции по лицензии на определенных условиях. Обычно она устанавливается как цена франко-завод изготовителя.

Отчетный период - период, по истечении которого лицензиат обязан предоставить лицензиару отчет о результатах своей деятельности по выполнению условий лицензионного договора. Началом первого отчетного периода считается дата вступления договора в силу.

В разделе "Предмет договора" устанавливается вид предоставляемых прав: исключительные или неисключительные и условия передачи, виды и объемы технической и иной помощи, необходимой для использования РИД на предприятиях лицензиата. В начале раздела обычно указывается, что указанные в договоре права предоставляются в отношении определенной территории на установленный в нем срок и за вознаграждение, размер и условия выплаты которого указываются в договоре. Должно быть четко сформулировано положение о том, какого вида лицензия является предметом договора (неисключительная или исключительная) и на что распространяются указанные права - на весь цикл производства, эксплуатации и продажи продукции по лицензии или лишь на отдельные этапы этого цикла. При наличии возможности экспортных поставок продукции по лицензии в договоре необходимо определить, что и в каком объеме разрешается делать в зоне экспорта лицензиату, какие права или ограничения обязательны для него. Далее может быть указано, что лицензиар передает лицензиату техническую документацию, оказывает техническую помощь, осуществляет (если это предусмотрено договором) поставку образцов продукции, комплектующих деталей и материалов, специального оборудования, оговаривается возможность предоставления лицензиату права продажи сублицензий третьим лицам и необходимость предварительного согласования с лицензиаром условий их передачи.

В разделе "Техническая документация" определяются объем и условия ее передачи лицензиату. Должны быть указаны язык, на котором составлена передаваемая техническая документация, количество экземпляров, место и срок передачи. Техническая документация передается либо на встрече представителей лицензиара и лицензиата, либо пересылается по почте. Датой передачи документации считается дата подписания представителями сторон приемосдаточного акта или дата на почтовом уведомлении о вручении почтовой пересылки адресату. Лицензиат в течение определенного срока после даты передачи имеет право проверить комплектность и правильность полученной технической документации и в случае нарушений известить об этом лицензиара. В этом случае датой передачи технической документации будет считаться дата отправки лицензиаром недостающей или исправленной технической документации.

Раздел "Обязательства и ответственность" содержит ряд обязательств и положений об ответственности сторон в отношении юридических, технических и производственных вопросов. Лицензиар гарантирует наличие у него прав в необходимом объеме на передаваемый РИД. Отмечается, что на момент подписания договора лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением данной лицензии. Лицензиар заявляет о технической осуществимости производства продукции по лицензии на предприятиях лицензиата и о возможности достижения показателей, предусмотренных договором, при условии полного соблюдения лицензиатом технических условий и инструкций лицензиара. Указывается, что техническая документация и другие материалы, передаваемые лицензиату, будут комплектны и качественно изготовлены в соответствии с действующими техническими регламентами и другими нормативными документами, обязательными к применению при производстве продукции по лицензии. Раздел содержит также обязательство лицензиата об изготовлении продукции по лицензии в полном соответствии с полученной технической документацией и инструкциями лицензиара в части, касающейся предмета лицензии. Стороны могут договориться о том, что за нарушение сроков передачи технической документации и другой необходимой информации лицензиар уплачивает лицензиату штраф. При этом размер возмещения убытков и договорных штрафов, о которых одна сторона может заявить из-за различных нарушений условий договора, не может в общей сложности превышать полученные или выплаченные определенные суммы, если стороны не договорились об ином.

В разделе "Платежи" устанавливается размер лицензионного вознаграждения и условия его выплаты. Существует достаточно четкая система определения лицензионного вознаграждения (стоимости лицензии), сложившаяся на международном рынке технологий. В конечном счете, она определяется договоренностью сторон. Согласованное сторонами вознаграждение является компенсацией за предоставленное право на использование РИД, передачу технической документации и другие зафиксированные в лицензионном договоре услуги, оказываемые лицензиаром, а также за поставки оборудования, образцов, комплектующих и сырья, если последние имеют место. Размер лицензионного вознаграждения должен не только компенсировать расходы лицензиара по предоставлению прав по лицензии, но и обеспечить получение им разумной прибыли. В данном разделе могут быть использованы три альтернативных варианта платежей: 1) на базе роялти (процентные отчисления от выручки лицензиата от реализованной продукции по лицензии); 2) паушальный, то есть единовременный или поэтапные платежи строго зафиксированной суммы; 3) комбинированный платеж, при котором определенная сумма выплачивается лицензиатом в виде единовременного платежа, а оставшаяся часть - в форме роялти. Следует отметить, что оплата технической помощи, поставок оборудования, образцов, комплектующих изделий и т.п. может быть осуществлена по отдельному договору.

В разделе "Техническая помощь" определяются виды и объем технической помощи, связанной с освоением производства продукции по лицензии на предприятиях лицензиата. Предусматривается возможность оказания лицензиаром технической помощи лицензиату в освоении производства продукции по лицензии, а также в обучении персонала лицензиата методам и приемам работы, относящимся к изготовлению и применению продукции по лицензии. При необходимости лицензиар по просьбе лицензиата командирует на предприятие(я) лицензиата необходимое количество специалистов на определенный срок. В этом случае лицензиат обеспечивает специалистов лицензиара на время их пребывания на предприятии(ях) лицензиата помещениями в гостинице, транспортными средствами для проезда до места работы и обратно, телефонно-телеграфной связью и др. согласованными видами обслуживания. Предусматривается, что в случае обращения лицензиата к лицензиару с просьбой о посещении предприятий, производящих продукцию по лицензии, в целях ознакомления с ее производством и оборудованием на месте лицензиар удовлетворит такую просьбу. Все расходы, связанные с посещением и пребыванием специалистов на предприятиях лицензиара, как правило, несет лицензиат. Кроме того, по просьбе лицензиата и за его счет лицензиар может поставить ему образцы продукции по лицензии и материалов, а также специальное оборудование, необходимое для производства продукции по лицензии.

Раздел "Сборы и налоги" касается вопросов уплаты сборов, патентных пошлин и налогов, связанных с заключением лицензионного договора и его выполнением, обменом валюты и переводом платежей на расчетный счет лицензиара. Обычно все сборы, пошлины, налоги и другие обязательные платежи, взимаемые на территории лицензиата и в странах экспорта продукции по лицензии, несет лицензиат, на территории лицензиара -лицензиар. Также при предоставлении исключительной лицензии в полном объеме уплату всех сборов, пошлин и налогов принимает на себя лицензиат.

В разделе "Обеспечение конфиденциальности" предусматривается обязательство лицензиата обеспечить сохранение конфиденциальности полученных от лицензиара технической документации и информации, относящихся к производству продукции по лицензии и специальной продукции. С этой целью стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности. Для достижения целей обеспечения конфиденциальности с переданной документацией, информацией должны быть ознакомлены только те лица из персонала предприятий лицензиата и его партнеров по кооперации, которые непосредственно связаны с производством продукции по лицензии. В случае разглашения лицензиатом или его партнерами по кооперации сведений, содержащихся в указанной документации и информации, лицензиат возместит лицензиару понесенные в связи с этим убытки. Такую же ответственность несет лицензиар. Обязательства по сохранению конфиденциальности могут действовать в течение оговоренного времени и после истечения срока действия или досрочного расторжения лицензионного договора.

В разделе "Реклама" можно предусмотреть обязательство лицензиата за свой счет рекламировать производимую по лицензии продукцию таким образом, чтобы обеспечить ее продажу в максимальных объемах. Лицензиар вправе требовать указания в соответствующих рекламных материалах, а также на продукции по лицензии и специальной продукции, выпускаемой на его предприятиях, что эта продукция производится по лицензии лицензиара. Вопрос о возможности использования лицензиатом товарного знака лицензиара, как правило, реализуется отдельным соглашением.

В разделе "Информация и отчетность" устанавливается обязанность и порядок предоставления лицензиатом лицензиару сводных бухгалтерских данных по объему производства и реализации продукции по лицензии и специальной продукции в течение отчетного периода, а также сведений о продажных ценах продукции по лицензии и специальной продукции. В этом разделе может предусматриваться право лицензиара производить проверку данных, относящихся к объему производства и реализации продукции по лицензии и специальной продукции, на предприятиях лицензиата по сводным бухгалтерским данным. Лицензиат обязуется обеспечить возможность такой проверки. В том случае, если в договоре предусматривается паушальная форма выплаты вознаграждения, раздел "Информация и отчетность", как правило, отсутствует.

В разделе "Усовершенствования и улучшения" определяются взаимоотношения сторон лицензионного договора при создании новых технических решений, относящихся к продукции по лицензии, специальной продукции. В договоре предусматриваются обязательства сторон о незамедлительном информировании друг друга в течение срока действия договора обо всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патентов, продукции по лицензии и специальной продукции, а также в первую очередь предлагать друг другу все вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих усовершенствований и улучшений будут согласовываться сторонами дополнительно. Усовершенствования и улучшения, защищенные патентами или в отношении которых поданы заявки в уполномоченные органы соответствующих стран на получение патентов, которые создаются одной из сторон, считаются принадлежащими ей. В случае отказа любой из сторон или неполучения ответа на предложение, касающееся использования усовершенствований и улучшений в течение 3 (трех) месяцев, стороны вправе предлагать усовершенствования и улучшения третьим лицам.

Раздел "Защита предоставляемых прав". В разделе говорится, что лицензиат признает и будет признавать действительность прав, вытекающих из патентов лицензиара в течение всего срока действия договора. Определяется обязательство лицензиара поддерживать в силе патенты в течение всего срока действия настоящего договора. Если лицензиар намерен прекратить поддержание патентов в силе, он заблаговременно информирует об этом лицензиата. В этом случае стороны урегулируют свои отношения, вытекающие из договора, путем заключения договора об отчуждении исключительных прав в пользу лицензиата. В случае противоправного использования третьими лицами РИД, охраняемого патентом лицензиара на территориях, ставших известными лицензиату, он незамедлительно уведомит лицензиара. В случае если лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения им прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по договору, лицензиат известит об этом лицензиара. В обоих случаях лицензиар обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные действия, исключающие возникновение расходов и убытков для лицензиата. Если лицензиат придет к заключению о целесообразности патентования за границей технических решений (изобретений, полезных моделей) лицензиара, по которым еще не получены патенты, он доводит свое мнение до сведения лицензиара. Последний принимает решение о целесообразности правовой охраны своих технических решений за границей с учетом обоснованных интересов лицензиата. Все расходы, связанные с таким патентованием, распределяются между сторонами по дополнительному соглашению. Если лицензиат придет к заключению о возможности и целесообразности продажи за границу лицензий на продукцию по лицензии и/или специальную продукцию, он информирует об этом лицензиара, и стороны совместно предпринимают соответствующие действия и договариваются о распределении соответствующей выручки. Если лицензиат придет к заключению о целесообразности экспорта продукции по лицензии и/или специальной продукции, он сообщает об этом лицензиару. В договоре определяется также участие сторон в расходах или получении сумм, обусловленных судебным решением или соглашением между истцом и ответчиком.

Раздел "Срок действия, условия расторжения договора". В разделе устанавливается срок действия, условия вступления договора в силу, порядок расторжения или досрочного прекращения его действия. Порядок вступления договора в силу определяется договоренностью сторон, зафиксированной в договоре. При этом они должны учитывать законодательные акты, регулирующие этот порядок. В тех случаях, когда вступление договора в силу связано с необходимостью его регистрации компетентным государственным или иным органом, датой вступления договора в силу считается дата регистрации договора. В разделе указывается, что каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть договор путем направления письменного уведомления, если другая сторона не выполнит какое-либо существенное условие договора. В этом случае стороне, не выполнившей своего обязательства, предоставляется определенный срок для устранения нарушения. Если договор будет досрочно расторгнут из-за невыполнения лицензиатом своих обязательств, то он лишается права использовать объект лицензии в любой форме. В этом случае он будет обязан возвратить лицензиару всю техническую документацию. В случае признания патентов недействительными полностью или частично или при досрочном прекращении действия патентов до истечения срока действия договора либо из-за невыполнения лицензиаром своих обязательств по договору, стороны урегулируют свои отношения с учетом принятых на себя обязательств и защитой патентных прав, предусмотренных в договоре. Продление лицензионного договора производится в течение определенного периода времени до истечения срока его действия. Продление оформляется в письменной форме.

Раздел "Последствия прекращения действия договора". Лицензиат в ходе переговоров, как правило, стремится зафиксировать право партнеров после прекращения действия договора оставить всю полученную друг у друга документацию, а также свое право - без всяких ограничений использовать, производить и продавать продукцию по лицензии, применять процесс, ноу-хау со всеми возможными усовершенствованиями к ним, как введенными лицензиатом самостоятельно, так и полученными от лицензиара. Лицензиар, в свою очередь, стремится включить в договор положения о запрете для лицензиата заключать новые контракты на продукцию по лицензии, о прекращении использования процесса производства продукции по лицензии и возвращения технической документации, полученной от лицензиара, по истечении срока действия лицензионного договора. В раздел могут быть включены те формулировки по данному вопросу, о которых стороны договорятся в результате переговоров. В раздел обычно включается оговорка, согласно которой лицензиат лишается права производить и продавать продукцию по лицензии, использовать патенты и ноу-хау, составляющие предмет лицензионного договора, а также возвращает техническую документацию в случае досрочного прекращения действия договора вследствие нарушения его лицензиатом. После прекращения срока действия лицензионного договора его положения применяются до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы платежей, обязательства по которым возникли в период действия договора.

Раздел "Форс-мажорные обстоятельства". На исполнение обязательств по договору могут оказать существенное влияние непредвиденные и неотвратимые события чрезвычайного характера. Они называются форс-мажорными обстоятельствами или обстоятельствами непреодолимой силы. К ним обычно относят пожары, наводнения, землетрясение, другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки, правительственные меры, техногенные катастрофы, препятствующие выполнению сторонами договорных обязательств.

В разделе должны быть перечислены обстоятельства непреодолимой силы. Стороны обязаны немедленно информировать друг друга о наступлении таких обстоятельств и подтверждать их справками, выдаваемыми торговыми палатами. Сроки выполнения договорных обязательств соответственно отодвигаются на время действия обстоятельств форс-мажора. Если эти обстоятельства будут длиться более определенного срока, установленного в договоре (например 3 месяца), то любая сторона вправе расторгнуть лицензионный договор, письменно уведомив заранее (например, за 30 дней) другую сторону о своем намерении. В этом случае лицензиар обязан возвратить лицензиату все суммы, полученные по лицензионному договору, а лицензиат должен возвратить лицензиару техническую документацию и не вправе использовать права, полученные по лицензионному договору.

Раздел "Разрешение споров". В тексте данного раздела указывается, что в случае возникновения разногласий и споров между партнерами по вопросам, относящимся к лицензионному договору, они должны принять все меры к их мирному разрешению путем переговоров. И только в тех случаях, когда такое урегулирование спора становится невозможным, сторона - истец обращается в арбитраж. Причем предпочтительно обращаться не в судебный орган, а указывать, что такие споры и/или разногласия без обращения в любые суды подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (г. Москва) в соответствии с его регламентом. При этом к отношениям сторон, не урегулированным или не полностью урегулированным лицензионным соглашениям, применяются нормы материального права Российской Федерации.

Применение коллизионных норм следует исключить. Не надо опасаться предлагать иностранному лицензиату Москву как место разрешения споров, следуя принципу, а кто на это согласится? В случае, если лицензиат категорически возражает против Москвы и достаточно убедительно обоснует свои возражения, возможно в качестве места разрешения споров указать, например, Стокгольм, прописав процедуру назначения арбитров, порядок вынесения ими решения и правил исполнения такого решения, указав, что будет применяться шведское материальное право.

Раздел "Прочие условия". Здесь может быть оговорено, что права по данному договору не могут быть переуступлены лицензиатом другому юридическому или физическому лицу без письменного разрешения лицензиара. В случае реорганизации (слияния, поглощения) одной из сторон лицензионного договора все права и обязанности переходят к ее правопреемнику. Все изменения и дополнения к договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами и одобрены компетентными органами, если такое одобрение необходимо. Далее в разделе говорится, что приложения к лицензионному договору являются его неотъемлемой частью.

Текст договора заканчивается указанием места, даты его подписания, количества экземпляров, количества листов и языка, на котором составлен текст. Как правило, международные лицензионные соглашения являются двуязычными, хотя встречаются, в основном, при заключении договоров с китайскими фирмами и трехъязычные. Лицензионное соглашение должно предусматривать, какой язык будет превалировать при разрешении споров и трактовке статей лицензионного соглашения. Как правило, в соглашении указывается: "Настоящее соглашение совершено в двух экземплярах и каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу" - но делается оговорка, какой язык превалирует, например: "В случае неверного перевода русского текста соглашения на английский язык и расхождения смысла условий соглашения, юридическую силу будет иметь версия соглашения, составленная на русском языке. Толкование условий соглашения будет осуществляться в соответствии со смыслом, который придается словам и выражениям в русском языке". Далее следуют юридические адреса сторон по месту их регистрации.

Перейти к содержанию документа   10. Составление договора об отчуждении исключительного права на РИД

Договор об отчуждении исключительного права на РИД заключается в письменной форме.

Сторонами договора об отчуждении исключительного права на РИД выступают правообладатель (согласно охранному документу) и приобретатель исключительных прав с другой.

Предметом договора об отчуждении исключительного права могут быть исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки (знаки обслуживания), программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

Целью договора является переход исключительного права от одного к другому лицу по воле правообладателя с возможностью приобретателя как самому использовать охраняемый объект, так и распоряжаться исключительным правом на него в полном объеме в пределах сроков действия исключительного права, установленных законом.

При отчуждении у правообладателя (отчуждателя) исключительное право не сохраняется.

Отчуждаемое исключительное право может быть ограничено исключительными или неисключительными лицензиями, выданными отчуждателем исключительного права или предыдущими

правообладателями. Согласие лицензиатов на заключение договора об отчуждении исключительного права не требуется.

Приобретатель исключительного права по общему правилу становится правопреемником правообладателя в имущественных правоотношениях, возникающих по поводу охраняемого объекта.

Приобретатель исключительного права имеет право распоряжаться исключительным правом независимо от указания на это в договоре.

Правоотношения, возникающие между правообладателем и приобретателем исключительного права, являются обязательственными.

Отчуждение исключительного права может происходить в рамках как возмездного, так и безвозмездного договора, при этом возмездность презюмируется.

Договор об отчуждении исключительного права недопустим в отношении отдельных видов объектов (коллективный товарный знак, наименование места происхождения товаров).

К существенным условиям договоров об отчуждении исключительного права относятся:

  • условие об отчуждении исключительного права в полном объеме (в договоре нет необходимости упоминать об отдельных правомочиях или об определенных сроках, территории, способах использования). В том случае, если договор предусматривает отчуждение права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводит ограничения по способам использования соответствующего результата или средства либо устанавливает срок действия этого договора, с учетом положений ст. 431 ГК РФ, он может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (ст. 168 ГК);
  • указание на объект, исключительное право на который подлежит отчуждению;
  • размер вознаграждения или порядок его определения, если договор не является безвозмездным. В случае безвозмездного характера, это должно быть прямо указано в договоре, иначе договор считается незаключенным;
  • срок выплаты вознаграждения.

Кроме того, к существенным условиям следовало бы отнести условия об обременении исключительного права лицензионными и другими договорами и их условия о способах использования, территории, сроках.

Форма договора об отчуждении исключительного права - письменная, а в отношении объектов патентного права, товарных знаков, знаков обслуживания, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных программ для ЭВМ или баз данных в ряде государств он требует государственной регистрации.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности переходит от правообладателя к приобретателю по общему правилу, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения не подлежащего регистрации договора об отчуждении исключительного права. Если же такой договор подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно -моментом государственной регистрации этого договора.

Вопрос о существенном нарушении договора решается исходя из положения п. 2 ст. 450 ГК РФ, согласно которому существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Если нарушение не является существенным, правообладатель может требовать возмещения убытков в полном размере.

В том случае, если в договоре предусмотрена неустойка за существенные нарушения договора, правообладатель наряду с требованием о переводе прав приобретателя может требовать взыскание неустойки вместо возмещения убытков.

В отношении разрешения споров и языка, на котором составлен текст договора, можно применять положения, аналогичные условиям лицензионного договора.

Перейти к содержанию документа   11. Регистрация лицензионного договора и договора об отчуждении исключительного права в уполномоченном органе

В патентных законах многих стран, а также законах, относящихся к другим объектам интеллектуальной собственности, определен обязательный порядок письменного оформления лицензионных договоров на предоставление права пользования изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, средствами индивидуализации.

Также в патентных законах большинства зарубежных стран предусматривается регистрация лицензионных договоров и договоров об отчуждении права на патент.

Регистрация лицензионных договоров может иметь обязательный и добровольный характер, однако незарегистрированные лицензионные договоры, как правило, считаются недействительными в отношении третьих лиц, предъявивших претензии за нарушение их прав в связи с данными договорами. Такой порядок действует в Австрии, Бельгии, Франции.

При регистрации лицензионных договоров контролируется их соответствие действующим в стране законодательным актам в области лицензионной торговли.

Так, в Патентном реестре Австрии регистрация проводится по письменному ходатайству одного из заинтересованных лиц или по решению суда. Вместе с ходатайством о регистрации должен быть представлен документ, на основании которого может быть проведена регистрация, содержащий существенные условия соглашения и заявление о согласии патентообладателя на регистрацию в Патентном реестре. Если документ не является официальным, он должен быть снабжен надлежащим образом удостоверенной подписью лица, распоряжающегося своим правом. Вместо подлинного документа может быть представлена надлежащим образом заверенная копия. Договоры и ходатайства при регистрации договора и ходатайства подлежат проверке по форме и по существу. В отношении третьих лиц предоставленные права действуют лишь при условии их регистрации в Патентном реестре.

В соответствии с Законом о патентах на изобретения Бельгии в Патентное ведомство должно быть сообщено о любой уступке или отчуждении, полном или частичном, заявки на патент или патента. Уступка и отчуждение заявки на патент или патента действуют в отношении Ведомства и противопоставляются третьим лицам только после внесения в хронологическом порядке сообщения о них в реестр.

Согласно кодексу интеллектуальной собственности Франции, права, вытекающие из заявки на патент или патента, могут быть переданы полностью или частично. При этом все действия, связанные с передачей или изменением в праве, вытекающем из заявки на патент или патента, должны быть в целях противопоставления их третьим лицам внесены в Национальный патентный реестр, который ведется Патентным ведомством Франции. Вместе с тем действие, связанное с передачей или изменением в правах, может иметь силу и до его внесения в реестр против сторон, которые приобрели право после даты совершения такого действия, но знали об этом действии в момент приобретения прав.

В Великобритании в Патентном ведомстве ведется реестр, в котором регистрируются сделки, юридические документы и события, затрагивающие права по патентам и заявкам, в том числе договоры о передаче права на патент или по заявке на патент, залога патента или заявки, лицензионные и сублицензионные, договоры залога лицензии или сублицензии. Формально регистрация не требуется, но любое лицо, заявляющее о приобретении патента, лицензии по нему на основании договора, иного юридического документа или события и зарегистрировавшее этот документ, считается законным владельцем прав по патенту в отличие от лица, которое обосновывает свои права более ранним договором, юридическим документом или событием, не зарегистрированными в патентном реестре (ст. 33 п. 1). Иными словами, реестр является презумпцией доказательства любых данных, регистрация которых требуется или предусматривается на основании закона о патентах. Следовательно, можно сделать вывод, что любые сделки, предметом которых являются права, вытекающие из патента, без регистрации недействительны для третьих лиц.

В ряде стран имеются другие особенности в порядке регистрации договоров об отчуждении патента и лицензионных договоров.

В Канаде договоры уступки патента и договоры о предоставлении исключительной лицензии не имеют юридической силы для последующего правопреемника, если такие договоры не зарегистрированы в Патентном ведомстве.

В США на федеральном уровне регулируются только договоры уступки патента (заявки на патент). Доказательством совершения уступки служит "удостоверение о подтверждении уступки за подписью и официальной печатью лица, уполномоченного на принятие присяги в пределах США или в иностранном государстве, дипломатического или консульского служащего США или должностного лица, правомочного принимать присягу, полномочия которого подтверждены дипломатическим или консульским служащим США, или должностного лица, назначенного зарубежным государством, которое в силу договора предоставляет аналогичную возможность назначенным должностным лицам США". При этом договоры уступки патента недействительны, "если им противостоит какой-либо последующий и не уведомленный об этих действиях покупатель или залогодержатель..., кроме случаев, когда эти действия зарегистрированы в Ведомстве по патентам и товарным знакам...". Сходное правовое регулирование договоров уступки патента, исключительной лицензии и залога патента предусмотрено в Республике Корея.

Так, упомянутые договоры влекут юридические последствия только при их регистрации в Патентном ведомстве. Кроме того, в Японии решен вопрос о регистрации простых (неисключительных) лицензий. Закон не требует обязательной регистрации простой лицензии в Патентном ведомстве, однако она желательна для обеспечения прав владельца лицензии.

Целью регистрации неисключительной лицензии является защита лицензиата от последующих правопреемников или от обладателя исключительной лицензии. Если неисключительная лицензия зарегистрирована, то она действует и в отношении лица, приобретшего патент или основанное на патенте исключительное право использовать изобретение.

Вместе с тем опыт некоторых стран свидетельствует об отсутствии системы государственной регистрации передачи объектов интеллектуальной собственности. Так, например, в ФРГ предусмотрена возможность уступки патента и заключения лицензионных договоров. Однако Патентное ведомство ФРГ не регистрирует такие договоры. Более того, Патентный закон ФРГ не содержит положений относительно их формы и содержания. Как указывают немецкие авторы, по-прежнему правовая природа лицензионных договоров определяется судебной практикой и доктриной.

Иная ситуация с регистрацией договоров о передаче права на охраняемые объекты интеллектуальной собственности сложилась в странах СНГ.

Общей нормой для законодательств государств СНГ является обязательная регистрация указанных договоров, вступающих в силу с даты регистрации. Отсутствие факта регистрации влечет недействительность договоров либо в отношении всех лиц, в том числе сторон договора (законодательства большинства стран СНГ), либо в отношении третьих лиц (законодательства Украины, Молдавии - в отношении полезных моделей и промышленных образцов).

Обязательный порядок регистрации лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав действует и в России.

Перейти к содержанию документа   12. Зарубежное патентование в целях защиты экспорта и введения РИД в гражданско-правовой оборот за рубежом

Патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных на средства ОАО "РЖД", в зарубежных странах производится в целях повышения эффективности реализации на внешнем рынке транспортных средств, приборов, оборудования и технологий, в которых указанные РИД используются, а также для обеспечения продажи лицензий на использование РИД зарубежным фирмам (коммерциализации РИД).

Под патентованием понимается комплекс мер по обеспечению правовой охраны изобретений и полезных моделей, который включает:

  • отбор изобретений для патентования;
  • выбор стран патентования;
  • выбор процедуры патентования;
  • подготовку и подачу заявок на выдачу патентов в соответствующие патентные ведомства;
  • ведение переписки с патентными ведомствами в процессе проведения экспертизы по заявкам на патенты;
  • ведение переписки по патентным спорам с административными и судебными органами;
  • уплату пошлин за юридически значимые действия при осуществлении делопроизводства по заявкам на патенты и полученным патентам, поддержание в силе заявок на патенты и самих патентов, а также оплата услуг патентных поверенных;
  • реализацию патентных прав и контроль за правомерностью их использования третьими лицами.

Перейти к содержанию документа   13. Отбор изобретений для патентования

Для патентования за рубежом отбираются изобретения, имеющие перспективы коммерческой реализации в виде экспорта продукции, продажи лицензий, использования в качестве вклада в уставной капитал других организаций или залога обеспечения обязательств.

Патентование изобретений за рубежом, как правило, целесообразно, если их использование в объектах техники обеспечивает более высокие показатели по сравнению с лучшими зарубежными образцами. При зарубежном патентовании с целью правовой защиты экспорта и продажи лицензий необходимо определить технический уровень объекта, в котором используется изобретение, полезная модель, промышленный образец, а также оценить тенденции развития соответствующей области техники. Определяющим фактором для целей коммерциализации РИД является конкурентоспособность создаваемых с использованием РИД разработок.

Оценка технического уровня, тенденций развития и конкурентоспособности создаваемых разработок в сфере железнодорожной техники осуществляется в ОАО "РЖД" в соответствии с Методическими рекомендациями по исследованию технического уровня, тенденций развития и конкурентоспособности создаваемых разработок в сфере железнодорожной техники на основе патентной информации, утвержденными распоряжением от 30 декабря 2010 г. N 2793р.

Согласно указанным рекомендациям, конкурентоспособность объекта техники - это совокупность свойств объекта, определяющая его способность как товара отвечать требованиям рынка в определенный период времени. Конкурентоспособность объекта техники, в первую очередь, обеспечивается его высоким техническим уровнем, соответствием требованиям и стандартам стран-импортеров и фирм-покупателей, правовой охраной и патентной чистотой, экономической эффективностью.

Как указано в рекомендациях, работа по отбору лучших объектов разработок должна осуществляться на всех стадиях жизненного цикла объекта, начиная со стадии планирования НИОКР. Информационные и ресурсные предпосылки обеспечения конкурентоспособности объектов техники определяются в процессе выполнения патентных исследований при анализе технического уровня, анализе новизны и патентоспособности разрабатываемых технических решений и их патентной чистоты.

В названных рекомендациях содержится методика комплексной оценки и отбора наиболее эффективных конкурентоспособных объектов разработки, применимая для отбора изобретений для зарубежного патентования. Система критериев отбора учитывает такие общепринятые показатели, как новизна разработки, правовая охрана и готовность к использованию, а также включает результаты технико-экономических и маркетинговых исследований.

Система оценки содержит набор показателей, включающий:

1. Новизна и правовая охрана РИД.

2. Планируемый годовой экономический эффект.

3. Технический уровень и перспективность.

4. Реализуемость проекта.

5. Коммерческий потенциал.

6. Соответствие международным стандартам качества, экологическим нормам и требованиям.

Каждый из указанных показателей содержит набор детализирующих признаков, позволяющих оценить значимость предлагаемого к патентованию изобретения, полезной модели или промышленного образца в объекте техники и преимущества этого объекта по сравнению с лучшими зарубежными разработками.

Так, при отборе изобретений для зарубежного патентования в части наличия новизны, предпочтение следует отдавать РИД, защищающим основные узлы объекта, по которым имеются решения Роспатента о выдаче патента. Важным обстоятельством при этом является необходимость соблюдения т.н. конвенционного приоритета, так как заявка на выдачу зарубежного патента на изобретение, поданная спустя 12 месяцев с даты подачи российской заявки, не будет обладать таким приоритетом.

В части планируемого годового экономического эффекта следует ориентироваться на максимальный эффект - свыше 15 млн. руб.

По показателям технического уровня и перспективности объект патентования должен превышать лучшие мировые образцы и относиться к одному из перспективных направлений развития техники.

Важное значение имеет степень готовности объекта к использованию. Как правило, для успешной коммерциализации РИД необходимо, по меньшей мере, наличие опытного или демонстрационного образца объекта, в котором РИД выражен.

Следует также оценить степень технического, производственного, контрактного, конъюнктурного, коммерческого и правового риска. Отбирать надо разработку, степень риска при использовании которой, оценивается как умеренная и низкая.

Высокий коммерческий потенциал созданных на основе РИД технологии или объекта техники, является одним из важнейших показателей при отборе разработки для зарубежного патентования. К патентованию следует рекомендовать разработку, которая обеспечивает возможность реализации объекта по цене, ниже цены аналогичных объектов, имеющих совпадающие качественные и технические характеристики, при этом предполагается высокая емкость рынка, охватывающего несколько стран.

Фактором, определяющим целесообразность патентования данной разработки, является отсутствие острой конкуренции ввиду невозможности для конкурентов за короткий срок создать аналогичный объект и выйти с ним на рынок.

Факт наличия предложений со стороны потенциальных покупателей продукции или лицензии является одним из основных мотивов для зарубежного патентования соответствующей разработки.

Вместе с тем, если по результатам предварительной рекламно-коммерческой проработки с целью выявления интереса иностранных фирм к приобретению прав на РИД или изделий, изготовленных с использованием данного РИД, предложений со стороны потенциальных покупателей не последовало, то такую разработку патентовать за рубежом не следует.

Наличие перспективы увеличения емкости рынков товаров и услуг на основе использования созданных РИД, а также совместимость разработки с имеющейся у потребителя техникой и технологиями и ее соответствие международным стандартам качества, экологическим нормам и требованиям также свидетельствуют о целесообразности отбора такой разработки для зарубежного патентования.

Следует учитывать, что объектом коммерческой реализации, в том числе, в виде лицензии может быть не только изобретение, полезная модель или промышленный образец, но и "ноу-хау".

Коммерческая реализация патентных прав и ноу-хау одновременно или отдельно патентных прав и ноу-хау должна осуществляться на основе единых методических принципов, с единых методологических позиций, с соблюдением указанных выше основных условий лицензионных договоров.

Перейти к содержанию документа   14. Выбор стран патентования

После отбора подлежащих патентованию изобретений, необходимо определить страны, в патентные ведомства которых будут поданы заявки на эти объекты.

Это достаточно ответственный этап, поскольку неправильный, недостаточно обоснованный выбор стран патентования приведет только к лишним, неоправданным валютным затратам. При этом рекомендуется, в первую очередь, исключить из перечня предполагаемых стран патентования те, в которых данный объект заведомо непатентоспособен из-за особенностей законодательства этих стран. Так, в целом ряде стран не выдаются патенты на медикаменты (лекарства), на способы лечения болезней и их диагностику, на вещества, полученные химическим путем, и некоторые другие объекты.

Для устройств (машин, приборов, оборудования и т.п.) каких-либо ограничений в их патентной защите законы обычно не предусматривают (за исключением тех, которые противоречат требованиям морали). Поэтому, если речь идет о патентовании машин, устройств и механизмов, то таких проблем не возникает. Не возникают они и для любых способов, кроме относящихся к лечению болезней, которые можно защитить далеко не везде. Что касается веществ, то нужно исключить страны, где не выдаются патенты на химические и лечебные вещества, если отобранные для патентования изобретения относятся именно к таким веществам. Способы получения этих веществ патентоспособны практически везде.

Охрану в качестве полезных моделей предоставляют не все страны. Например, в США и Канаде полезные модели не охраняются.

Выбирая страны для патентования отобранных для этого изобретений или полезных моделей, нужно рассмотреть две группы факторов, которые следует учесть.

В первую группу входят так называемые общие факторы, относящиеся к выбору стран независимо от цели патентования, а во вторую - специфические факторы, связанные уже с конкретной целью, с которой данное изобретение патентуется.

К числу общих факторов относятся:

1) Уровень научно-технического развития страны. Здесь имеется в виду наличие в данной стране предприятий той отрасли промышленности, к которой относится патентуемое изобретение, уровень техники в этой отрасли и ее развитие, ближайшие перспективы и т.п. Все это поможет оценить степень заинтересованности потребителей из данной страны в патентуемом изобретении.

2) Особенности патентного законодательства страны и ее судебной практики по делам, связанным с получением патентов и их нарушениями. Помимо тех особенностей патентных законов, о которых было сказано, нужно выяснить наличие или отсутствие в стране косвенной защиты продукта, когда патент на способ получения защищает одновременно и сам продукт, полученный этим способом, наличие в стране временной охраны изобретения по поданной заявке еще до получения патента на нее и другие вопросы (система экспертизы заявок - явочная или проверочная, при которой получить патент труднее, срок действия патентов, порядок уплаты пошлины и т.п.).

Что касается судебной практики, то очень полезно знать, в какой степени можно рассчитывать на судебную защиту в ходе рассмотрения заявки в случае отказа в выдаче патента (например, обращение в суды США, в патентный суд Германии и т.п.). Важное значение имеет и практика судов по делам о нарушении патентов - ее изучение поможет защищать свои права по полученному в стране патенту в случае его нарушения.

3) Экономические преимущества, которые может дать полученный в данной стране патент. Здесь оцениваются возможности использования в стране этого патента: для защиты экспорта своей продукции, для возможной продажи лицензии, если имеются соответствующие производства, отстранение конкурентов от реализации запатентованной продукции, иной возможности реализации полученных патентов.

4) Активность фирм отрасли в патентовании своих изобретений в данной стране. Это достаточно значимый фактор, который позволяет достаточно обоснованно судить о целесообразности патентования своих изобретений в этой стране.

5) Емкость рынка страны для товаров, к которым относится патентуемое изобретение, т.е. в конечном счете оценка объемов потребительского спроса на соответствующий товар и возможности его реализации в достаточном объеме, который оправдывал бы затраты на патентование.

6) Наличие на рынках страны фирм-конкурентов, степень овладения ими рынков для экспортной продукции, возможности противостоять конкурентам, ограничить их либо вообще отстранить с помощью полученных патентов.

7) Наличие межправительственных соглашений или контрактов, которые могли бы способствовать продвижению на рынки данной страны экспортируемой продукции или технологии.

8) Наконец, в отдельных случаях могут известную роль играть и политические соображения, когда по тем или иным неэкономическим причинам могут быть нежелательны и экономические контакты. Например, действующие международные санкции в отношении Ирана.

Вторая группа факторов связана непосредственно с конкретными целями патентования изобретений.

При этом выбор страны определяется не только ее особенностями, но и спецификой самого патентуемого изобретения. Исходя из такого подхода, можно предложить следующие рекомендации относительно выбора стран патентования.

1) Если изобретение отобрано для патентования с целью защиты предполагаемого экспорта промышленной продукции, то заявки на патенты целесообразно направлять:

  • в страны, где имеется промышленное производство аналогичной либо сходной продукции;
  • в страны, где имеется производство промышленной продукции, хотя не аналогичной или сходной с экспортной, но имеющей то же или сходное назначение и способной удовлетворять те же потребности потребителя;
  • в страны, где, хотя и нет аналогичного производства, но имеется достаточно емкий рынок для ее сбыта с перспективами его расширения.

2) Если изобретение патентуется с целью продажи лицензии, то заявки следует направлять:

  • в страны, где имеются предполагаемые покупатели лицензий (лицензиаты);
  • в страны, где, хотя производства нет, но имеется емкий рынок сбыта для лицензионной продукции. В этом случае в лицензионном соглашении будут указаны страны, где для лицензиатов обеспечена патентная защита такой продукции, что существенно повысит стоимость лицензии.

3) При патентовании изобретения с целью защиты проектов, оборудования, технологии, сооружаемых ОАО "РЖД" за рубежом объектов капитального строительства, заявки на патенты следует направлять:

  • непосредственно в страну, где намечено сооружение данного объекта;
  • в страны, куда соглашением предусмотрена поставка продукции будущего предприятия, которую предполагается выпускать по технической документации, предоставленной ОАО "РЖД".

4) Если патентование изобретений осуществляется в ходе международного научно-технического сотрудничества, то заявки нужно направлять:

  • в те страны, с которыми такое сотрудничество непосредственно осуществляется;
  • в страны, в которых использование совместно созданных изобретений может представлять для сторон интерес;
  • в страны, куда предполагается поставка полуфабрикатов, полу продуктов, комплектующих изделий, а также отдельных агрегатов, блоков машин или другого оборудования в порядке осуществления международной промышленной кооперации.

Перейти к содержанию документа   15. Выбор процедуры патентования

Процедура патентования представляет собой установленный нормативными документами страны или международного договора определенный порядок подачи в компетентный орган заявки на получение патента и других предусмотренных документов, исследования заявляемого объекта на соответствие условиям патентоспособности, выдачи патента и поддержания его в действии.

На этапе выбора процедуры патентования необходимо решить, подавать ли заявку непосредственно в патентное ведомство каждой страны или использовать систему подачи одной заявки сразу в несколько стран с использованием существующих международных и (или) региональных соглашений в области промышленной собственности.

Патентование изобретений за рубежом может быть осуществлено с использованием следующих процедур патентования:

  • испрашивание патентов на изобретения в соответствии с требованиями национальных законодательств стран патентования;
  • испрашивание патентов на изобретение в соответствии с требованиями Договора о патентной кооперации;
  • испрашивание европейских патентов на изобретение в соответствии с требованиями Европейской патентной конвенции;
  • испрашивание евразийских патентов на изобретения в соответствии с требованиями Евразийской патентной конвенции.
  • испрашивание патентов на изобретения в соответствии с соглашениями о создании Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации по охране промышленной собственности;

Процедуры патентования определяются в зависимости от предполагаемых рынков сбыта объектов техники и лицензий, сроков подачи заявок на патенты, условий получения патентов, требований патентных законодательств стран, их участия в международных и региональных договорах (соглашениях) по охране промышленной собственности, затрат средств на патентование и др.

Перейти к содержанию документа   15.1. Традиционная (национальная) процедура патентования

Национальную процедуру патентования используют, если на момент подачи заявки точно определены перспективы реализации изобретения в нескольких, не более четырех стран, и требуется достаточно быстро получить охрану за рубежом. Данная процедура используется и в том случае, если страны патентования не являются участниками международных и(или) региональных соглашений по охране промышленной собственности.

Традиционная (национальная) процедура патентования имеет определенные недостатки. Так, материалы заявки, описание и формула изобретения для подачи в патентные ведомства разных стран должны быть составлены по правилам этих стран и переведены на языки стран патентования. Кроме того, уже при подаче заявки необходимо оплачивать услуги патентного поверенного в каждой стране патентования. Заявке присваивается регистрационный номер только после уплаты соответствующей пошлины. Если в дальнейшем необходимость в получении патента в данной стране отпадает, то заявитель понесет убытки.

В связи с указанными недостатками, традиционная процедура патентования применяется главным образом при необходимости получения правовой охраны в возможно короткие сроки.

Перейти к содержанию документа   15.2. Патентование изобретений в соответствии с Договором о патентной кооперации

При патентовании изобретений за рубежом по процедуре, установленной Договором о патентной кооперации (РСТ), заявитель подает одну заявку (международную) с указанием стран (из числа участниц РСТ), в которых он намеревается получить патенты, в одно ведомство по охране промышленной собственности (для российских заявителей - Роспатент); на одном языке (для российских заявителей - русском). Заявитель получает отчет о международном поиске, позволяющий:

  • укрепить его позиции по заявке (в случае положительных результатов);
  • своевременно отказаться от перевода международной заявки на национальную фазу (в случае отрицательных результатов), что позволяет сократить непроизводительные расходы на переводы этой заявки на иностранные языки и оплату национальных пошлин;
  • ограничить патентные притязания.

Процедура РСТ также обеспечивает заявителю возможность истребовать получение патента в указанных в международной заявке странах через 30 месяцев с даты приоритета изобретения (в зависимости от его выбора).

Международная фаза включает в себя подачу международной заявки, проведение поиска и публикацию заявки с отчетом о поиске (первая фаза РСТ) и международную предварительную экспертизу по требованию заявителя (вторая фаза РСТ).

Национальная фаза представляет собой обычный порядок выдачи патентов ведомствами стран патентования в соответствии с требованиями законодательства данной страны.

Использование процедуры РСТ связано с дополнительными затратами по сравнению с патентованием по традиционной процедуре -уплатой международной пошлины. Однако в большинстве случаев это оправдывается за счет других преимуществ РСТ (возможность истребования конвенционного приоритета, когда она утрачена для патентования по традиционной процедуре, проведения дополнительных доработок и исследований объекта техники, выявления перспектив коммерческой реализации и т.д.).

Применение процедуры РСТ, как правило, является экономически целесообразным при патентовании изобретения в 4 и более странах - участницах Договора.

Перейти к содержанию документа   15.3. Патентование изобретений в соответствии с Европейской патентной конвенцией

Конвенцией о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция - ЕПК) создана единая процедура выдачи патента, действующего на территории стран - участниц Конвенции.

Заявитель подает заявку на патент в одно ведомство по охране промышленной собственности (Европейское патентное ведомство) через одного патентного поверенного на одном иностранном языке и получает европейский патент, действующий как национальный в указанных заявителем странах - участницах ЕПК.

Получение европейского патента не исключает возникновения коллизий в странах, где он будет действовать как национальный патент, в силу различий требований законодательств (иски, связанные с аннулированием и нарушением патентов, приоритетные столкновения и ДР.).

Отказ в выдаче европейского патента лишает возможности получения охраны в указанных в заявке на европейский патент странах в связи с публикацией заявки, поэтому в ряде случаев заявители по наиболее коммерчески перспективным изобретениям испрашивают двойную защиту, подавая одновременно национальную заявку и заявку на европейский патент с указанием той же страны.

Процедура испрашивания европейского патента, как правило, экономически выгодна, когда европейский патент испрашивается не менее, чем на 4 страны.

Европейский патент может быть истребован также по процедуре РСТ. Для этого при подаче международной заявки наряду со странами -участницами РСТ указывается европейский патент. При переводе международной заявки на национальную фазу заявка должна быть переведена на один из официальных языков ЕПК и направлена в Европейское патентное ведомство с перечислением стран - участниц ЕПК, в которых заявитель желает получить охрану изобретения на основе европейского патента.

Перейти к содержанию документа   15.4. Патентование изобретений в соответствии с Евразийской патентной конвенцией

Евразийская патентная конвенция (ЕАПК) дает охрану изобретениям на территории всех государств - участников ЕАПК единым охранным документом - евразийским патентом. Это обеспечивает существенное уменьшение расходов на правовую охрану изобретения и повышает надежность патента.

По каждой евразийской заявке проводится патентный поиск на основании формулы изобретения с учетом описания и чертежей в объеме, соответствующем требованиям РСТ. Поиск проводит Федеральный институт промышленной собственности. Если в процессе экспертизы установлено соответствие предложенного изображения условиям патентоспособности и заявитель согласен с редакцией, с которой Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) готово выдать евразийский патент, принимается решение о выдаче евразийского патента. В противном случае выносится решение об отказе в выдаче патента.

С даты выдачи евразийского патента он имеет единый характер и действует на территории всех договаривающихся государств в течение времени, ограниченного датой, на которую патентообладатель должен уплатить первую годовую пошлину за поддержание евразийского патента в силе.

Для продолжения действия евразийского патента в каждом договаривающемся государстве патентообладатель указывает название каждого договаривающегося государства, в котором он желает продолжения действия патента. Такое указание направляется в ЕАПВ одновременно с платежным документом, подтверждающим уплату пошлины за поддержание евразийского патента в силе.

Из практики патентования в соответствии с Евразийской патентной конвенцией следует, что при патентовании изобретения в России и еще одной из стран участниц данная процедура экономически выгодна при патентовании в Армении, Молдове, Таджикистане и Туркменистане. Для принятия решения о выборе процедуры патентования в трех странах необходимо оценить минимальные расходы по уплате пошлин на этапах подачи и экспертизы заявки по группе из двух стран, дополняющих Россию. При патентовании в четырех и более странах евразийская процедура экономически выгодна в абсолютном большинстве случаев.

Положения и требования региональных соглашений Африканской организации интеллектуальной собственности (ОАПИ) и Африканской региональной организации по охране промышленной собственности (АРИПО) в основном аналогичны требованиям и положениям РСТ.

Перейти к содержанию документа   15.5. Особенности патентного законодательства стран патентования

При патентовании изобретений в зарубежных странах особое внимание должно быть уделено особенностям патентных законодательств стран патентования, в частности:

  • возможность патентования изобретений, экспонируемых на международных выставках, с использованием выставочного приоритета определяется патентными законодательствами стран патентования;
  • при патентовании изобретений в США заявителями могут выступать только действительные авторы изобретений;
  • не может быть получен патент в США, если заявка подана без истребования конвенционного приоритета позже даты получения патента по тождественной заявке в России.

Решение о патентовании изобретения за границей должно быть принято в сроки, позволяющие подготовить и направить заявки на патенты в зарубежные страны до публичного раскрытия изобретения в России и, как правило, с возможностью истребования приоритета в соответствии со ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет).

Согласно пункту 1 статьи 1395 ГК РФ, заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Заявка на изобретение или полезную модель может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну.

Порядок проведения такой проверки устанавливается Правительством Российской Федерации.

Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации, Евразийской патентной конвенцией изобретения или полезной модели, созданных в Российской Федерации, допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с Договором о патентной кооперации (международная заявка) подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в получающее ведомство и Российская Федерация в ней указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Перейти к содержанию документа   Приложение 1. Классификация лицензионных договоров

N п/п

Критерий классификации

Вид лицензионного договора

1

Условия предоставления использования лицензии

Сопутствующая лицензия - передача права на использование объекта интеллектульной собственности осуществляется в составе других коммерческих сделок: купли-продажи, поставки оборудования и др.

"Чистая" лицензия - передача права на использование объекта интеллектульной собственности осуществляется в рамках самостоятельного договора, а не в составе других коммерческих сделок.

Возвратная лицензия - предусматривает передачу права на использование объекта интеллектуальной собственности, разработанного лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных по основному лицензионному договору. 

Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) - взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая права другого лица. К данному виду также относятся лицензии, предоставляемые в одностороннем порядке одним патентообладателем другому с тем, чтобы обеспечить ему возможность использовать свой патент.

Принудительная лицензия - разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом заинтересованному лицу на указанных по решению суда условиях, на использование запатентованного объекта интеллектуальной собственности в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки.

Открытая лицензия - предоставление права на использование объекта интеллектуальной собственности на основе официального заявления патентообладателя в патентное ведомство о готовности предоставить лицензию любому заинтересованному лицу.

Обязательная лицензия - разрешение на использование объекта интеллектуальной собственности в интересах национальной безопасности, выдаваемое Правительством Российской Федерации без согласия патентообладателя с выплатой ему соразмерной компенсации.

Сублицензия - предоставление лицензиатом права на использование объекта лицензии третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, оговоренных в основном лицензионном договоре

2

Объем передаваемых по лицензии прав

Исключительная лицензия - предоставление лицензиату исключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности в пределах, оговоренных договором, без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (п. 1 ст. 1236 ПС РФ).

Неисключительная (простая) лицензия предоставление лицензиату права на использование объекта интеллектуальной собственности, при этом лицензиар сохраняет за собой все права выдачи лицензий другим лицам (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

Полная лицензия - предоставление лицензиату всех прав на использование патента на срок действия договора без ограничения территории

3

Режим правовой охраны объекта лицензии

Лицензия на объект патентного права

предоставление права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца. Лицензия на средство индивидуализации предоставление права на использование товарного знака, знака обслуживания.

Лицензия на объект авторского права - предоставление права на использование объекта авторского права (художественного произведения, программы ЭВМ и т.д.).

4

Характер использования объекта лицензии

Лицензия на производственное (промышленное)

использование объекта интеллектуальной собственности - предоставление права на использование объекта интеллектуальной собственности при производстве продукции.

Лицензия на коммерческое использование объекта интеллектуальной собственности - предоставление права на продажу или любое другое введение в хозяйственный оборот продукции, произведенной с использованием объекта интеллектуальной собственности.

5

Степень промышленной освоенности объекта лицензии

Лицензия на объект интеллектуальной собственности на стадии разработки технического решения.

Лицензия на объект интеллектуальной собственности на стадии выполнения рабочих чертежей технического решения.

Лицензия на объект интеллектуальной собственности на стадии промышленного освоения и т.д.

Перейти к содержанию документа   Приложение 2. Выбор вида лицензионного соглашения

1. Выбор вида лицензионного соглашения в зависимости от следующих критериев

 

Тип охраняемых прав:

  • патентная лицензия;
  • беспатентная лицензия;
  • смешанная лицензия;

Объем передаваемых прав:

  • полная лицензия;
  • ограниченная лицензия

Характер передаваемых прав:

  • неисключительная лицензия;
  • исключительная лицензия

Вид интеллектуальной собственности

Лицензия:

  • на изобретение;
  • полезную модель;
  • пром. образец;
  • товарный знак;
  • программный продукт и т.д

2. Определение условий осуществления лицензионного соглашения:

  • гарантия воспроизводимости технологии;
  • гарантия качества лицензионной продукции;
  • обеспечение патентной чистоты лицензионной продукции;
  • обеспечение действительности прав, передаваемых по лицензии

3. Определение объемов передаваемых по лицензии прав:

  • территория действия;
  • сроки действия:
  • объемы выпуска лицензионной продукции;
  • объемы продаж лицензионной продукции

4. Определение прав и обязанностей сторон лицензионного соглашения

5. Определение видов технической документации, передаваемой по лицензии

(перечень технической документации, необходимой для освоения технологии)

6. Определение объемов и условий оказания технической помощи, предоставляемой лицензиаром

7. Определение стоимости лицензии, исходя из интересов лицензиара и лицензиата Выбор вида лицензионных платежей:

  • паушальный;
  • роялти;
  • комбинированный

8. Определение видов и сроков представления бухгалтерской отчетности по объемам производства и реализации лицензионной продукции

9. Определение прочих условий соглашения

10. Подписание договора

11. Регистрация лицензионного договора

12. Вступление договора в силу

Перейти к содержанию документа   Перечень источников, использованных при подготовке настоящих рекомендаций

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть четвертая, принят Государственной Думой 24 ноября 2006 года, одобрен Советом Федерации 18 декабря 2006 года (18.12.2006 г. N 230-Ф3).

2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Принято 15 апреля 1994 г. в Марракеше в качестве приложения 1С к Марракешскому соглашению о создании ВТО.

3. Патентная стратегия ОАО РЖД до 2030 года, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 20 января 2010 г. N 74р.

4. Регламент беспатентной охраны созданных разработок в режиме коммерческой тайны, утвержден Распоряжением от 18.04.2011 г. N 818р.

5. Методические рекомендации по исследованию технического уровня, тенденций развития и конкурентоспособности создаваемых разработок в сфере железнодорожной техники на основе патентной информации, утвержденные Распоряжением от 30.12.2010 г. N 2793р.

6. Борохович Л. И др. Ваша интеллектуальная собственность. Спб.: Питер, 2003.

7. Корчагин А.Д. и др. Исследование договорных отношений при создании и использовании объектов интеллектуальной собственности юридическими лицами с иностранными партнерами. М.: ИНИЦ Роспатента, 2003.

8. Корчагин А.Д. и др. Правовая охрана и использование результатов научно-технической деятельности в научных организациях. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.

9. Корчагин А.Д. и др. Совершенствование системы передачи за рубеж отечественных технологий, содержащих объекты промышленной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2005.

10. Фейгельсон В.М. Интеллектуальная собственность и внешнеэкономическая деятельность. М.: ВНИИПИ, 1997.

11. Евдокимова В.Н. Передача технологии: правовое регулирование и правоприменительная практика в Российской Федерации. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.

12. Конов Ю.П. и др. Патентно-лицензионные стратегии. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

13. Карпова Н.Н. и др. Практика оценки нематериальных активов интеллектуальной собственности: Учебно-методическое пособие. М.: Мир бизнеса, 2000.

14. Кириченко В.И. и др. Лицензионная торговля Часть II, Реализация и приобретение научно-технических достижений на внешнем рынке. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

15. Полонская И.В. Зарубежное патентование объектов промышленной собственности. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

16. Апарина Т.В. Договор о патентной кооперации: теория и практика. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

17. Евстафьев В.Ф. и др. Управление правами на результаты научно-технической деятельности. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2008.

18. Указания о правовой охране изобретений, промышленных образцов и товарных знаков при осуществлении экономического и научного технического сотрудничества СССР с зарубежными странами. М.: Госкомизобретений, 1980г.

19. Методические указания по планированию работ по патентованию советских изобретений за границей и подготовке к продаже лицензий. М.: ВНИИПИ Госкомизобретений, 1985г.

20. Инструкция о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг. М.: ЦНИИПИ Госкомизобретений, 1979 г.

21. Методические рекомендации по патентованию изобретений в зарубежных странах. М.: Вопросы изобретательства, N 9-10, 1991г.

22. Постатейный комментарий Гражданский кодекс РФ часть 4 под редакцией Крашенинникова П.В. М.: Статус, 2011.


screenRenderTime=5


Источник: http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?id=6422&layer_id=5104&STRUCTURE_ID=704



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

5 способов плетения шнуров Свитшот женский выкройка регланом

Поэтапные схемы машин Поэтапные схемы машин Поэтапные схемы машин Поэтапные схемы машин Поэтапные схемы машин Поэтапные схемы машин